Постановлением от 02.10.2012 N Ф09-9157/12 по делу N А60-17304/2011 Федеральный арбитражный суд Уральского округа (кассационная инстанция) оставил решения нижестоящих судов без изменения.

Но далее дело приняло совсем другой оборот. Сторона спора, которой суды "предрекли" забыть про нарушение своего патента, обратилась в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 по делу N А60-17304/2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу, и Высший Арбитражный Суд принял Определение от 25.03.2013 N ВАС-609/13 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", в котором, в частности, отметил следующее.

Судами установлено, что истцу принадлежат исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами N 33768 "Фасадная панель" и N 33769 "Фасадная панель (варианты)".

Полагая, что в выпускаемых обществом "СоюзПрофиль" фасадных панелях использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащихся в патентах N 33768, 33769 формул полезных моделей, общество "ИНСИ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Судами установлено, что решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 26.10.2011 патент Российской Федерации на полезную модель N 33768 "Фасадная панель" признан недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды указали, что в спорной продукции ответчика не использованы все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте, содержащемся в формуле полезной модели патента N 33769.

При этом суды установили, что формула полезной модели по патенту N 33769 включает в себя два независимых пункта.

Исходя из заключения двух судебных экспертиз все признаки противопоставляемой продукции ответчика были использованы по первому независимому пункту и отсутствовало использование по второму независимому пункту, поэтому суды пришли к выводу об отсутствии использования полезной модели истца по патенту N 33769 в продукции ответчика.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно пункту 3.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 83, действовавших в момент подачи обществом "ИНСИ" заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, формула может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько независимых пунктов.

Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Он излагается в виде логического определения объекта полезной модели ее признаками и определяет объем испрашиваемой правовой охраны (пункт 3.3.2.2).

Аналогичные положения содержатся в действующем в настоящее время Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (пункт 9.8).

Структура формулы по патенту N 33769 является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Завершилось дело принятием Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.2013 N 609/13, которым он отменил решения и постановления нижестоящих судов и направил дело в Арбитражный суд Свердловской области на новое рассмотрение, отметив при этом следующее.

Структура формулы по патенту N 33769 является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

При указанных обстоятельствах обжалуемые судебные акты, как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права, согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Поскольку для решения вопроса о применении к ответчику заявленной истцом меры ответственности необходимо исследовать материалы дела и имеющиеся в деле доказательства, что не может быть выполнено в надзорной инстанции, дело подлежит направлению в Арбитражный суд Свердловской области.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем Постановлении истолковании, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.

Можно сказать, что истина в споре о нарушении патентов на группу изобретений наконец восторжествовала.

2.5. Нарушение патента на изобретение с зависимыми пунктами патентной формулы. Интересная аргументация приведена судом, когда доказательства использования изобретения основаны на установлении обязательного использования наряду с признаками независимого пункта также признаков из зависимых пунктов патентной формулы. В патенте Российской Федерации N 2230868) пункты формулы 1 - 7, характеризующие отделочный профиль, изложены следующим образом (приводятся п. п. 1 и 7).

Отделочный профиль для оконных и дверных проемов, содержащий несколько частей профиля, соединенных друг с другом с возможностью отгибания друг относительно друга и/или с возможностью отделения друг от друга путем отламывания, предназначенный для прикрепления к стенам и углам оконного или дверного проема, отличающийся тем, что упомянутый отделочный профиль 1 изготовлен путем экструзии в основном прямолинейного несоставного плоского листа и содержит по меньшей мере две части профиля, выполненные отгибаемыми друг относительно друга, причем по меньшей мере одна первая часть профиля 2 предназначена для прикрепления к обрамляющей стене внутри оконного или дверного проема 5 и одна первая отгибаемая часть 3 предназначена для прикрепления к обрамляющей стене 8 вокруг окна или двери, причем предусматривается по меньшей мере одна дополнительная часть 4, предназначенная для накрывания упомянутой первой отгибаемой части 3 с внешней стороны, при этом видимые части 20 этого отделочного профиля 1 снабжены покрытием.

Отделочный профиль по любому из пп. 1 - 5, отличающийся тем, что отделочный профиль 1 состоит из экструдированного ПВХ-профиля, возможно, полос гибкого материала, полученных путем коэкструзии и состоящих из коэкструдированного мягкого ПВХ, а видимые части 20 отделочного профиля 1 имеют слой матового покрытия.

В судебном акте (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2009 N 07АП-1716/2009 по делу N 45-16620/2008) по данному поводу указано, в частности, следующее.

Довод апелляционной жалобы о необоснованности ссылок суда первой инстанции на зависимые пункты формулы изобретения, в том числе на пункт 7 формулы изобретения, предполагающий нанесение матового покрытия, которое отсутствует на продукте ответчика и не эквивалентно прозрачной пленке, суд апелляционной инстанции оценивает критически, поскольку зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. По тем же основаниям подлежит отклонению и довод апелляционной жалобы о том, что пункт 1 формулы изобретения не содержит таких признаков, как вид покрытия, назначение покрытия, срок эксплуатации покрытия, способ его нанесения. Как следует из иных, зависимых пунктов формулы изобретения, наносимое на отделочный профиль матовое покрытие имеет своей целью скрыть следы экструзии, которые становятся видимыми при попадании на отделочный профиль света. Таким образом, остальные пункты формулы конкретизируют содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения признаки, в связи с чем исследование судом первой инстанции независимого пункта в совокупности с зависимыми пунктами формулы не может быть признано неправильным судом апелляционной инстанции (выделено мной. - В.Д.).

В другом деле Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев возражение ЗАО "Научно-производственная фирма "СЕРВЭК" против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2364863 на группу изобретений "Индикаторный плоский элемент для контроля вредных веществ, набор, содержащий индикаторный плоский элемент, комплект и способ для экспресс-анализа воздуха" с приоритетом от 27.03.2008 на имя ОАО "Лаборатория биохимических методов", отметила, что в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности. Кроме того, в отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что "п. п. 44 - 73 составлены с нарушением требований Административного регламента", т.к. "пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью", следует указать, что в соответствии со статьей 1398 ГК РФ несоответствие формулы изобретения формальным требованиям к ее составлению не является основанием для оспаривания патента.

2.6. Косвенное нарушение патентных прав <140> и пресечение действий, создающих угрозу такого нарушения. Еще одним важнейшим вопросом является толкование условия применения в конкретном продукте или осуществляемом способе всех без исключения признаков, перечисленных в каком-либо независимом пункте формулы изобретения (полезной модели).

--------------------------------

<140> Понятие "косвенное нарушение патентных прав" не используется в российском законодательстве.

 

В какой момент времени продукт, признаваемый использованным, должен включать все без исключения признаки? Допускает ли российское патентное право применение доктрины так называемой косвенной охраны продукта, поставляемого в разобранном на части виде?

Под прямым нарушением патента на продукт понимается использование изобретения, когда все признаки из независимого пункта формулы содержатся в изготовленном продукте, при этом к действиям, квалифицируемым как прямое нарушение, относятся неправомерные изготовление, использование, продажа, а также активное содействие неправомерным изготовлению, использованию или продаже продукта. Соучастие в нарушении патента в зависимости от конкретных действий лица-соучастника может рассматриваться и как косвенное нарушение, создающее предпосылки для последующего прямого нарушения.

Под косвенным нарушением патента на продукт будем условно понимать использование запатентованного изобретения, когда часть признаков реализована в комплектующих, из которых сам продукт еще не собран, а часть признаков по формуле изобретения будет реализована автоматически только при сборке комплектующих узлов, что имеет место в отношении признаков, определяющих, например, взаимное расположение отдельных комплектующих узлов в собранном продукте (изделии), готовом для выполнения предписанной функции. Аналогичным образом под прямым нарушением патента на промышленный образец понимается ситуация, при которой изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца, а под косвенным - аналогично описанному выше для изобретений.

Можно полагать, что подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ содержит положения, которые могут рассматриваться как относящиеся к "косвенному нарушению патента", поскольку согласно данной норме защита исключительного права осуществляется в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, причем данное требование предъявляется к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Обращение к данной норме уже имело место в споре о нарушении евразийского патента N 005110. В Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.03.2010 N КГ-А40/15523-09 по делу N А40-56217/08-110-454, в частности, было отмечено:

Таким образом, установив, что компания "Гедеон Рихтер А.О." в целях осуществления предварительного контроля качества впервые ввозимых на территорию Российской Федерации лекарственных средств произвела ввоз на территорию Российской Федерации первых промышленных партий лекарственного препарата под торговым названием "Роглит", в отсутствие в материалах дела документального подтверждения обратного арбитражный апелляционный суд, по мнению судебной коллегии, пришел к обоснованному и соответствующему материалам дела выводу о том, что действия компании "Гедеон Рихтер А.О." по ввозу на территорию Российской Федерации лекарственного средства "Роглит" привели к нарушению исключительных прав истца по евразийскому патенту N 005110 на изобретение, в котором заявлен росиглитазон калия в соответствии со своим химическим названием, срок действия которого истекает в 2021 г.