Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Патент [1] опубликован позже даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент. Однако изобретение по патенту [1] имеет дату приоритета более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, согласно подпункту 5 пункта 22.4 Регламента ПМ, патент [1] может быть включен в уровень техники в объеме формулы изобретения по данному патенту.

Из формулы по патентному документу [1] известна К-образная каретка гусеничного транспортного средства, представляющая собой сварную конструкцию из двух Г-образных опор, распорки и опорной плиты между ними, причем опоры снабжены снизу торцевыми ограничителями, препятствующими соскакиванию гусеницы при повороте транспортного средства, и имеют нижнее отверстие под ось коромысла и верхнее - под ось, связанную с рамой тележки. При этом каждая опора выполнена в виде отстоящих друг от друга боковин, жестко скрепленных поперечинами.

То есть техническое решение, раскрытое в формуле изобретения по патенту [1], является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели признаки. Признаки зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны из формулы изобретения по патенту [1].

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила также, что согласно подпункту 5 пункта 22.4 Регламента ПМ запатентованное решение может быть включено в уровень техники при оценке патентоспособности оспариваемого решения вне зависимости от того, совпадают или нет составы авторов и патентообладателей по патентам.

При этом указанный в отзыве пункт 2 статьи 1351 ГК РФ говорит о том, что не могут быть включены в уровень техники заявки, поданные одними и теми же лицами. В возражении упомянута не заявка, а охранный документ (патент).

Исходя из изложенного можно констатировать, что в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а также все признаки зависимых пунктов 2 - 4 данной формулы.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (подпункт (2.2) пункта 9.4 Регламента ПМ).

К другой группе сведений, включаемых в уровень техники в отношении новизны, несмотря на то, что на дату приоритета изобретения они не являются общедоступными, относятся все заявки на изобретения, полезные модели, а теперь и заявки на промышленные образцы с более ранним приоритетом, поданные в Российской Федерации другими лицами, и условием для включения в уровень техники таких заявок является возможность ознакомления с их документами любого лица.

Включение в уровень техники не только описаний к выданным патентам, но и заявок, в том числе по которым патенты не выданы, также обусловлено необходимостью исключить возможность двойного патентования, так как заявитель при соблюдении определенных условий может подать заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец, раскрытые в более ранней заявке, с сохранением приоритета по дате ее подачи. Патент на такое изобретение может быть не выдан до даты приоритета более поздней заявки другого заявителя, и поэтому одной лишь нормы об учете только запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов было бы недостаточно для предотвращения двойного патентования.

Для предотвращения двойного патентования в Административном регламенте по изобретениям в подп. (3) п. 24.5.2 "Проверка новизны" теперь однозначно указано, что в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

2.4. Доказательства состоявшегося открытого использования (применения) технического средства <63>. Датой включения источника информации в виде технического средства в уровень техники, ставшей известной в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными.

--------------------------------

<63> Обзор решений Палаты по патентным спорам и судов см. в книге: Джермакян В. Открытое применение и недействительность патентов. М.: ИНИЦ "Патент", 2007.

 

Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа, как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т.п., а о дате, указанной в документе в качестве даты, с которой именно сведения о техническом средстве стали общедоступными. Сведения о техническом средстве представляют собой признаки, присущие именно этому конкретному техническому средству или серии таких технических средств.

При установлении факта состоявшегося более раннего открытого использования технического средства (продукта) необходимо доказать:

- факт состоявшегося более раннего открытого использования технического средства (продукта);

- наличие в данном техническом средстве (продукте) соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента.

Ряд признаков и характеристик могут быть установлены, как принято говорить, органолептически, но для установления некоторых признаков, возможно, понадобится использование соответствующих приборов, которыми оснащаются специализированные исследовательские лаборатории.

Если на дату появления продукта на рынке (или другую дату) технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих продукту, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в продукте на определенную дату. Если установление какого-либо признака в продукте связано с "чрезмерным обременением", под которым может пониматься даже необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного продукта, также может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в продукте на определенную дату.

Например, если в справочнике Видаля "Лекарственные препараты в России" (8-е изд. М., 2002) в отношении лекарственного препарата указан только качественный состав, а в патенте указан качественный и количественный состав этого препарата, отказать в выдаче патента в связи с якобы отсутствием новизны и со ссылкой только на этот справочник невозможно <64>.

--------------------------------

<64> См.: Джермакян В. Способность отрицать новизну изобретения не означает доказанное отсутствие новизны // Изобретательство. 2006. N 2.

 

Желание использовать патентное право не только на благо общества, но и в спекулятивных целях не давало человечеству покоя с самого начала становления патентной системы, и после перехода к рыночной экономике эти же тенденции проявились в полной мере и в России <65>.

--------------------------------

<65> Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004; Джермакян В. Защита от злоупотребления патентным правом заключается в понимании сущности патентного права // Изобретательство. 2002. N 5; Джермакян В. Кто сядет на иглу Зингера! // Патенты и лицензии. 2000. N 8; Джермакян В. Лед тронулся // Патенты и лицензии. 2000. N 11.

 

Состоявшееся до даты приоритета открытое применение (использование) является, за исключением особо оговоренных временных льгот для заявителей или авторов, основанием для отказа в выдаче патента или аннулирования действия уже выданного патента <66>.

--------------------------------

<66> Джермакян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. 2-е изд. М.: ИНИЦ "Патент", 2006.

 

Открытое применение в контексте состоявшегося использования <67> может касаться технического средства в отношении изобретений, а теперь и полезных моделей, или изделия в отношении промышленных образцов <68>.

--------------------------------

<67> Например, путем введения продукта в гражданский оборот.

<68> Далее в целях сокращения повторов рассматривается открытое применение изобретений, но изложенное имеет непосредственное отношение к полезным моделям и промышленным образцам.

 

При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. К любым сведениям относятся как различные печатные и им подобные публикации об объекте, так и само изготовленное техническое средство, под которым понимаются такие продукты, как машины, механизмы, иные устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, иные возможные продукты творческой деятельности человека. Это же касается полезных моделей, но только в отношении устройств, так как иные объекты не охраняются в качестве полезных моделей действующим законодательством.

Для всех перечисленных и имеющих материальное воплощение объектов <69> датой, определяющей их включение в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

--------------------------------

<69> Далее по тексту используется термин "техническое средство", в контексте рассматриваемого вопроса распространяющееся на любые продукты и изделия.

 

Открытое применение технического средства, в котором воплощено изобретение как основание для отрицания новизны изобретения, также применяется с учетом льготы по новизне, так как является одной из форм раскрытия информации.

Если открытое применение технического средства осуществлено благодаря действиям самих авторов и заявителей или любых лиц, получивших от них прямо информацию о техническом средстве, то, как правило, не возникает затруднений в предоставлении льготы по новизне. Например, если авторы и (или) заявители сами передали техническое средство на реализацию в конкретный супермаркет, заключив с ним соответствующий договор, то шестимесячная льгота по новизне может быть предоставлена.

Затруднения могут возникнуть, когда открытое применение технического средства осуществлено благодаря действиям лиц, получивших от авторов или заявителей косвенно информацию о техническом средстве, например в том случае, когда переданное на реализацию в данный супермаркет техническое средство (изделие) было куплено иными лицами и перепродано ими через свою торговую сеть.

Можно ли ситуацию с перепродажей технического средства в свободной торговле рассматривать как косвенное получение информации и предоставлять льготу по новизне с даты перепродажи технического средства?

Представляется, что нет, так как косвенное получение информации от авторов и (или) заявителей иными лицами должно предусматривать какую-то формальную взаимосвязь между всеми участниками купли-продажи технического средства и возможность регулирования или иного влияния на ограничение свободы распространения полученной информации о техническом средстве.

При перепродаже товаров в режиме свободной торговли товар (техническое средство) выходит из под контроля продавца, и последний не может влиять на дальнейшую судьбу товара, в том числе ограничивать распространение информации о нем. Тем не менее только судебная практика определит, что следует понимать под косвенным получением информации о техническом средстве при испрашивании льготы по новизне.

Датой включения источника информации в виде технического средства в уровень техники, ставшей известной в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными.

Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа, как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т.п., а о дате, указанной в документе в качестве даты, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными. Документ, содержащий подтверждение указанной даты, сам может иметь более позднюю дату составления (утверждения), в том числе более позднюю, чем дата приоритета изобретения.

Если техническое средство изготовлено и использовано в общедоступных формах, например путем продажи населению или раздачи образцов посетителям выставки, любые сведения о нем (внешние формы, состав материала, конструктивные параметры, проявляемые самим техническим средством свойства и т.п.) считаются вошедшими в известный уровень техники, так как все эти сведения, присущие техническому средству, стали общедоступными.

Для установления состоявшегося открытого применения технического средства не обязательно, чтобы именно заинтересованное лицо путем использования изобретения узнало о нем; вполне достаточно, если одно или несколько незаинтересованных лиц видели изобретение в употреблении, не будучи обязанными к сохранению этого обстоятельства в тайне, или могли бы видеть, используя представившиеся им обстоятельства.

Открытым считается применение технического средства, если оно может стать доступным при желании и без нарушения соответствующего законодательства по охране сведений в тайне или режиме конфиденциальности.

При опротестовании действующих патентов как не соответствующих условию патентоспособности "новизна" в ряде случаев для получения доказательств известности признаков необходимо провести техническую экспертизу непосредственно самого технического средства, например в случаях, когда нужно установить материал или вещество, из которого изготовлены детали устройства, или в случаях, когда нужно установить состав вещества.

Необходимость проведения технической экспертизы может возникнуть в случае установления таких параметров, как, например, усилия затяжки резьбовых соединений в конкретном узле и т.п. Любые признаки, присутствующие в формуле изобретения оспариваемого патента, должны быть подвергнуты технической экспертизе на предмет установления их наличия в техническом средстве.

Действующее патентное законодательство позволяет указывать в независимом пункте формулы изобретения как существенные, так и несущественные признаки, что, естественно, при опротестовании новизны изобретения будет отягощать проведение технической экспертизы, вынужденной устанавливать фактическое наличие (присутствие) всех признаков в техническом средстве, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения.

В отношении полезных моделей техническая экспертиза может быть осуществлена в более благоприятной ситуации, так как при опротестовании новизны запатентованной полезной модели должны приниматься во внимание только существенные признаки, и техническая экспертиза в отношении несущественных признаков полезной модели (если несущественность будет доказана) может не проводиться, несмотря на их присутствие в конкретном техническом средстве - устройстве.

Оценка патентоспособности изобретения и проведение технической экспертизы, предусматривающей исследования и анализ конкретного технического средства, представляют собой разные процессуальные действия.

При констатации факта состоявшегося более раннего открытого применения технического средства, подпадающего под выданный патент с более поздней датой приоритета, должны привлекаться специалисты, которые не только способны, но и уполномочены проводить соответствующие исследования (физико-химические, материаловедческие и т.п.) с использованием предусмотренных для таких исследований сертифицированных приборов и иного оборудования. К таким исследованиям привлекаются практикующие специалисты в данной области техники, работающие, как правило, в профильных научных и конструкторских организациях, обладающих соответствующей измерительной аппаратурой.

Признаки технического решения в конкретном средстве должны считаться раскрытыми при открытом использовании средства, даже если часть его признаков становится известной только в результате разрушения (демонтажа) технического средства (узла, механизма и т.п.).

Если на дату появления технического средства на рынке технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих техническому средству, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом средстве на дату общедоступности к самому техническому средству.

Если установление какого-либо признака в техническом средстве связано с "чрезмерным обременением", под которым может пониматься, в частности, необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического средства, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом средстве на дату оспаривания патента.

Иногда желание аннулировать патент в связи с состоявшимся более ранним открытым применением технического средства заключается не в "чрезмерном обременении" при осуществлении анализа технического средства, а в нежелании перед опротестованием мешающего патента проводить такую достаточно дорогостоящую и затратную по времени работу.

В уровень техники включены также визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т.п.), которые стали доступны для обозрения. Если под плакатами понимаются печатные (полиграфические) издания, то под моделями и изделиями - технические средства, признаки которых имеют возможность обозрения, т.е. визуально видны. Если признаки визуально не видны при обозрении модели или изделия, то не представляется возможным утверждать об их раскрытии в данном источнике информации.

Изложенное касается, например, состава вещества или конструкции узлов, внешне не обозримых. Однако те же модель или изделие могут быть включены в уровень техники, если они представляют собой техническое средство, ставшее известным в результате его использования (открытого применения) в таком виде, когда любое лицо имеет возможность "разобрать устройство до винтиков" и установить присутствие всех признаков в данном техническом объекте. Модель или изделие, выставленные на обозрение, не могут быть исследованы таким образом, так как доступ к ним ограничен только внешним обозрением модели или изделия со стороны, без доступа "к внутренностям" и иным невидимым характеристикам. Однако если выставочная модель продана третьим лицам, то они уже могут разобрать ее "до винтиков".

Насколько важно при отрицании новизны технического решения представлять корректные и надлежащие доказательства введения в хозяйственный оборот продукции, в которой использовано техническое решение, можно убедиться, изучив следующее судебное дело.

ЗАО "Корпорация "СХолдинг" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о признании полностью недействительным патента Российской Федерации на полезную модель N 46024. Решением суда от 18.01.2008 в удовлетворении заявленного требования отказано. Не согласившись с принятым по делу судебным решением, ЗАО "Корпорация "СХолдинг" подало кассационную жалобу, в которой указано на необоснованность выводов суда первой инстанции о доказанности введения в хозяйственный оборот до подачи заявки на полезную модель N 46024 изделий, идентичных описанию полезной модели по формуле оспариваемого патента (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.05.2008 N КА-А40/4563-08 по делу N А40-39375/07-93-384).

Суд кассационной инстанции отменил обжалованное судебное решение и отметил следующее:

Суд первой инстанции признал, что носителем информации о техническом средстве является само техническое средство, т.е. плита перекрытия. Сведения о техническом средстве - плите перекрытия, позволяющие ознакомиться с информацией о нем на законных основаниях, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации плиты перекрытия до даты приоритета (03.03.2005) полезной модели по патенту N 46024 путем введения технического средства в хозяйственный оборот (продажи и использования при строительстве жилого дома) и открытого применения (сдачи жилого дома в эксплуатацию). Также указал, что дата введения технического средства в хозяйственный оборот является датой общедоступности такой информации (сведений).

Данный вывод суда первой инстанции является ошибочным, сделан на основе неполного исследования всех имеющих значение обстоятельств и доказательств. Судом первой инстанции не учтено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, а не сам товар, введенный в хозяйственный оборот, - плита перекрытия.

Поэтому выяснению подлежали общедоступность использования не плиты перекрытия как технического средства, а сведений об использованном в плите запатентованном техническом решении и дата, с которой информация об этом решении стала общедоступной, т.е. содержащейся в источнике информации.