Глава 2. Передача исключительных прав на средства индивидуализации

 

2.1 Формы передачи прав связанных с фирменным наименованием.

 В отличие от других объектов промышленной собственности, которые, как правило, могут свободно передаваться другим лицам на договорной основе, фирменное наиме­нование не может быть продано, передано безвозмездно или иным образом отчуждено третьим лицам. На практике такого рода соглаше­ния иногда встречаются, но их участники используют обходные пути для совершения подобных действий, в частности пользуются процеду­рой передачи права на товарный знак, совпадающий с частью фирмен­ного наименования, прибегают к реорганизации и т.п. [2.65 C.587]

Законом допускается только один случай перехода права на фир­менное наименование к другому лицу. Согласно п. 12 Положения о фирме, право на фирменное наименование может быть передано дру­гому лицу одновременно с передачей самого предприятия. Возмож­ность такого перехода подтверждает и ст. 132 ГК РФ, которая, с одной стороны, указывает, что предприятие может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав, а с другой стороны, опре­деляет предприятие как единый имущественный комплекс, в состав которого входит и право на фирменное наименование.

Несмотря на свое, казалось бы, однозначное разрешение в законодательстве, вопрос оборотоспособности права на фирменное наименование продолжает оставаться дискуссионным.

Так одни цивилисты полагают, что включение в состав предприятия права на фирменное наименование является юридической "неточностью", поскольку "в современном российском праве оно является средством индивидуализации не предприятия, а его собственника - коммерческой организации"[2.31]., другие наоборот имеют абсолютно противоположную точку зрения.

Как представляется, сторонники неотчуждаемости фирмы не учитывают имущественную сторону этого права, которая в российской юридической науке традиционно связывалась с деятельностью торгово-промышленного предприятия.

 Ка ждое предприятие в процессе своей деятельности нарабатывает фактические отношения с покупающей публикой - особый нематериальный элемент предприятия его фактическое положение на рынке, деловая репутация, сложившиеся коммерческие связи все то, что в современном мире именуется по-французски "achallandage", по-немецки "Unternehmensmehrwert", по-английски "goodwill" клиентела от лат. Сlientela [2.44] (здесь необходимо отметить, что в современной литературе существует особое мнение, что все вышеперечисленные характеристики относятся к «особыми нематериальными элементами предприятия» и существуют отдельно от понятия фирменного наименования [2.70], на по мой взгляд такое разграничение не логично и «клиентела» и фирменное наименование являются скорее двумя половинками образующим одно целое, причиной и следствием, нежели отдельными объектами).

Таким образом, вне зависимости от различия во взглядах на природу фирмы российские цивилисты были едины в главном - фирма как воплощение известной имущественной ценности, безусловно, отчуждаема и может быть предметом ограниченного числа гражданско-правовых сделок. Причем переход права на фирму связывался российскими учеными с переходом самого торгово-промышленного предприятия.

До недавнего времени российское законодательство исключало не только уступку права на фирменное наименование, но и выдачу разре­шения на его использование. С принятием части второй ГК РФ, закре­пившей правила о договоре коммерческой концессии (договоре франчай­зинга), такая возможность у фирмообладателей появилась.

Итак, передача (переход) исключительного права на фирменное наименование возможна:

- в следствии продажи предприятия, включая в имущественный комплекс

- реорганизации юридического лица

- по договору коммерческой концессии

2.2 Договоры о передаче прав на товарный знак (знак обслуживания)

Важным правомочием владельца товарного знака является возможность передачи принадлежащего ему знака другим лицам.

Статьи 25, 26 и 27 Закона о товарных знаках определяют порядок передачи товарного знака, включающей уступку товарного знака и предоставление лицензии на его использование. Положения названных статей являются весьма актуальными в условиях происходящих в стране процессов реорганизации в сфере хозяйственных структур, когда товарный знак зачастую сам становится товаром, т.е. предметом купли-продажи.

Согласно статье 25 Закона о товарных знаках товарный знак может быть уступлен (т.е. продан) по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров. Однако уступка не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. [1.8]

Право на использование товарного знака может быть предоставлено его владельцем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) также по лицензионному договору. Этот договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и, что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Данная оговорка преследует цель защиты, как деловой репутации лицензиара, так и его имущественных интересов и интересов потребителей, ориентирующихся при выборе товара на хорошо зарекомендовавший себя товарный знак [2.40]

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в России предусмотрена свободная передача права на товарный знак, т.е. возможность его купли-продажи или предоставления лицензии на него, при этом без обязательного полного или частичного отчуждения предприятия, которое использует этот знак.

В связи со статьей 26 следует отметить, что лицензия на товарный знак представляет собой соглашение, в соответствии с которым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу.

В зависимости от объема передаваемых прав лицензия может быть:

исключительная - в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию;

неисключительная (простая) - право на использование имеет лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака - лицензиар - может заключать лицензионные договора с другими лицами;

сублицензия - лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии.

Кроме этого, различают лицензии:

полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак;

частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Заключение лицензионного договора дает возможность владельцу товарного знака не только получить определенный доход и сделать свой знак более известным (за счет расширения границ его использования и увеличения объемов поставок), но и иногда сохранить саму регистрацию товарного знака (в случае угрозы досрочного прекращения правовой охраны из-за непрерывного неиспользования товарного знака в течение 3 лет). [2.54]

Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный (сублицензионный) договор регистрируются вФедеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными. Регистрация названных выше договоров осуществляется на основе специальных   Правил регистрации договоров о передаче исключительного права [1.16]. Образец договора об уступке товарного знака см. в приложении №5.

 Среди существенных положений которые должны содержаться в договорах можно выделить: определение сторон договора; предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.); вид передачи права; объем передаваемых прав по лицензионному договору; условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия, объем передаваемых прав по лицензионному договору определяется исходя из содержания условий договора. Если все эти положения соответствуют положения закона, то это первая положительная ступень к успешной регистрации договора. [2.57]

 Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями) уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. (решение об отнесении к этой категории принимаются на основе четко регламентированных норм содержащихся в правилах)

 Сведения о зарегистрированном договоре о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака), лицензионном договоре на использование товарного знака, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

В официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам публикуются следующие сведения: дата и номер регистрации договора; определение сторон договора; предмет договора; объем передаваемых прав.

Зарегистрированные в установленном порядке договоры вступают в силу с даты их регистрации.

Анализ лицензионных договоров, зарегистрированных в патентном ведомстве в течение нескольких последних лет, показал следующее. Растет, хотя и сравнительно медленно, число договоров, одной из сторон в которых выступает иностранный участник. Представляется, что это обстоятельство свидетельствует, с одной стороны, о заинтересованности зарубежных фирм в продвижении своих товаров и услуг на российский рынок, с другой, – об их определенной осторожности как в освоении рынка, так и в заключении лицензионных сделок. Наибольшую активность проявляют владельцы товарных знаков из США, Германии, Канады, Великобритании, Финляндии.

Содержание лицензионных договоров показывает, что, как правило, они заключаются в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак. В более 80% зарегистрированных договоров указан весь перечень товаров и услуг. По объему передаваемых прав примерно 3/4 договоров являются договорами неисключительной лицензии. А в большинстве исключительных лицензий лицензиату не предоставляется право на сублицензию.

Очень разнятся сроки договоров. Иногда они являются совсем краткосрочными (от трех до девяти месяцев), часто заключаются на один год. Наиболее распространенным является срок действия договора в пять лет. Необходимо отметить, что значительное число договоров, изначально зарегистрированных на короткий срок, впоследствии продлевается, но не более чем на три года.

Весьма характерны для России товары и услуги, в отношении которых заключаются лицензионные договоры. Большую часть (20%) составляют продукты питания, напитки (алкогольные и безалкогольные), табачные изделия; нефтепродукты – 17%; товары электротехнической промышленности, приборостроения – 11%; различного рода услуги – 7%; товары легкой промышленности – 8%.

Можно выделить наиболее активные фирмы-лицензиары: “Росалко”, “Лукойл”, “Красный Октябрь”, “Майский чай”, “Макдоналдс”, “Кока-Кола”, “Пепсико”, “Пицца-Хат”, “Баскин-Робинс”, “Компьютерленд”.

В заключение хотелось бы отметить, что лицензирование товарных знаков в России стремительно растет. В 1999 г. число зарегистрированных договоров возросло по сравнению с 1995 г. в 27 раз. Это обстоятельство позволяет надеяться, что несмотря на экономические, политические, организационные проблемы лицензирование товарных знаков будет развиваться. Вероятно, более широкое распространение получит и лицензирование фирменных наименований, принадлежащих как иностранным, так и российским правообладателям. [2.54]

 

2.3. Договор коммерческой концессии как комплекс передачи исключительных прав.

Договор коммерческой концессии - новый для нашего гражданского права. Достаточно широкое распространение этого договора как в зарубежной, так и в отечественной предпринимательской практике привело к необходимости его прямого законодательного закрепления (которое пока отсутствует даже в некоторых развитых правопорядках) [2.29], что привело к закреплению положений о коммерческой концессии в гл.54 ГК РФ.

В литературе для определения подобного рода рыночных отношений используются термины "франчайзинг" и "франшиза". Система франчайзинговых отношений для России является новой, хотя перечень наиболее известных компаний, существующих на российском рынке благодаря коммерческой концессии, достаточно внушителен: Мак-доналдс, Пицца-хат, Кока-кола, Пепси-кола, Баскин Роббинс, Русское бистро, Ростикс, Патио-Пицца, T.J.I. Friday's и многие другие *(2). Появляются и российские компании - владельцы товарных знаков - такие как ЗАО "ТД "Перекресток", ЗАО "Седьмой Континент", ЗАО "ДИСКОНТцентр" (сеть магазинов "Дикси"), ЗАО "ПФК БИН", расширяющие свою торговую сеть с использованием франчайзинга.[2.43]

В настоящее время анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что современные цивилисты окончательно не определились к какому виду договора можно отнести договор коммерческой концессии.

Одни авторы утверждают, что считает, что данный вид договоров тесно связан с лицензионными договорами, уступки, аренды, доверительного управления, другие рассматривают в качестве комплексного (смешанного договора), третьи признают, договор коммерческой концессии как самостоятельных договор.

 

В каждой точке зрения без сомнения есть «рациональное зерно», так в самой структуре договоре можно обнаружить элементы и лицензионного договора (разрешение на использование объектов исключительных прав), и договора об оказании возмездных услуг (консультативное и техническое содействие), и договора простого товарищества (сотрудничество при исполнении договора для достижения общих предпринимательских целей) и даже договора купли-продажи (приобретение необходимой технической и деловой документации). Вместе с тем такой при более детальном сравнительном анализе отнесение договора коммерческой концессии к какому- то определенному виду договоров, считаю невозможным, в подтверждении приведу несколько примеров – наиболее наглядным представляется сравнение с представительством, комиссией, уступкой прав, арендой и авторским (лицензионным) договором:

-договор не содержит элементов представительства, комиссии или агентского договора, так как пользователь всегда действует не только от своего имени и за свой счет, но и в своих интересах, осуществляя самостоятельную предпринимательскую деятельность

-Уступка прав - обычно означает передачу прав в том же объеме, в котором они существовали у кредитора (ст.384 ГК РФ). Уступка требований на срок действующим законодательством не предусмотрена. Одновременно коммерческая концессия изначально предполагает, что у правообладателя остается некоторый не передаваемый пользователю объем исключительных прав. Права, переданные пользователю, принадлежат ему только до тех пор, пока договор коммерческой концессии действует. По окончании договора эти права прекращаются, возвращая оставшиеся у правообладателя права в прежнее состояние.

-По договору аренды у арендатора возникает право пользования имуществом (абз.1 п.1 ст.607 ГК РФ). Коммерческая же концессия предполагает передачу права пользования исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, которые, как правило, не имеют вещественного характера (примером исключения может служить аренда предприятия)

- Наиболее сложно, пожалуй, провести различие между договором коммерческой концессии и авторским (лицензионным) договором, урегулированным в рамках авторского (патентного) права. Различия же между ними состоят в том, что:

а) передаваемые по договору коммерческой концессии права используются только в процессе предпринимательской деятельности, тогда как авторский и лицензионный договоры подобного ограничения не содержат;

б) договор коммерческой концессии регистрируется в специальном порядке, тогда как авторские договоры вообще не подлежат регистрации, лицензионные же регистрируются патентным ведомством;

в) коммерческая концессия предполагает передачу комплекса исключительных прав, хотя можно передать и какое-то одно право.

Приведенные различия несущественны. Это связано, очевидно, с тем, что в легальном определении договора коммерческой концессии упущен такой важный элемент, как цель - содействие продвижению на рынке определенного рода товара (работы, услуги). Но несмотря на это, считаю возможным сделать вывод: договор коммерческой концессии - самостоятельный вид договора, который занимает свое место в системе договоров российского гражданского права.

 

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами в таком договоре могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Согласно ст.1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен только в письменной форме, несоблюдение формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, то регистрация договора осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем. В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации. Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Правообладатель обязан: передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав; выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке. Если договором не предусмотрено иное, правообладатель обязан: обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии; оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании данного договора.

Обязанности пользователя по договору коммерческой концессии определены в ст.1032 ГК РФ. С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем, он обязан: использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом; обеспечивать соответствие качества производимых им на основе такого договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в т.ч. указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав; оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя; не разглашать секреты производства правообладателя и иную полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. [2.53]

В соответствии со ст.1037 ГК РФ каждая из сторон договора, заключенного без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора коммерческой концессии, уведомив об этом другую сторону за 6 месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок. Досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания срока, подлежат регистрации в том же порядке, что и сам договор коммерческой концессии. В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор прекращается. Договор коммерческой концессии прекращается и при объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом).

Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии (ст.1029 ГК РФ).

В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается. Если договор коммерческой концессии является недействительным, то недействительны и заключенные на основании него договоры коммерческой субконцессии. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока.

Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии. К договору коммерческой субконцессии применяются правила о договоре коммерческой концессии (гл.54 ГК РФ), если иное не вытекает из особенностей субконцессии.