Таким образом, право на получение патента является оборотоспособным. С нашей точки зрения, оборотоспособность права на получение патента позволяет отнести его к имущественным правам.

Необходимо отметить, что законодателем не случайно отдельно урегулированы правовые моменты, связанные с заключением договора об отчуждении права на получение патента. На наш взгляд, такой подход законодателя определяется тем, что сделки по отчуждению права на получение патента заключаются весьма часто, что является еще одним доводом в пользу имущественного характера данного права. Именно поэтому законодатель в тексте ГК РФ урегулировал основные моменты, связанные с договором об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

В частности, договор об отчуждении должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора (п. 3 ст. 1357 ГК РФ). При этом риск того, что Роспатентом впоследствии не будет выдан патент на объект промышленной собственности, по общему правилу несет приобретатель права по договору, однако соглашением сторон может быть предусмотрено иное (п. 4 ст. 1357 ГК РФ).

 

Право на восстановление патента

 

В § 3 настоящей главы была рассмотрена ситуация, при которой несвоевременная уплата пошлин за поддержание патента приводит к досрочному прекращению срока действия патента. При этом в данном случае у патентообладателя есть право восстановить срок действия исключительного права путем подачи ходатайства о восстановлении срока действия патента. Именно право на восстановление патента предоставляет патентообладателю возможность обратиться в Роспатент за восстановлением срока его действия (ст. 1400 ГК РФ). С этой точки зрения право на восстановление патента призвано охранять интересы правообладателя <1>.

--------------------------------

<1> Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сб. статей / Под ред. М.М. Богуславского. Wolters Kluwer Russia, 2008. С. 89.

 

Необходимо отметить, что право на восстановление патента, предусмотренное ст. 1400 ГК РФ, полностью соответствует ст. 5bis (2) Парижской конвенции, в соответствии с которой "страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов на изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин". Данная статья была включена в текст Парижской конвенции в 1925 г. на конференции в Гааге по пересмотру положений Конвенции. Впоследствии, в 1958 г., на конференции в Лиссабоне редакция статьи 5bis Парижской конвенции была изменена <1>.

--------------------------------

<1> Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 80.

 

Патент может быть восстановлен не только на основании подачи ходатайства, предусмотренного п. 1 ст. 1400 ГК РФ. Право на восстановление патента имеет и другие основания возникновения. Например, в случае отмены решения о признании патента недействительным, принятого на основании ст. 1398 ГК РФ, исключительное право и удостоверяющий его патент должны быть восстановлены.

Кроме того, сам правообладатель может отозвать заявление о досрочном прекращении срока действия патента (ст. 1399 ГК РФ), либо такое заявление может быть впоследствии признано недействительным по иным основаниям, например в случае обнаружения факта подписания заявления неуполномоченным лицом. В этом случае патент также должен быть восстановлен.

Исходя из содержания права на восстановление патента, по нашему мнению, следует признать имущественную природу данного права. В связи с этим право на восстановление патента является оборотоспособным. По общему правилу право на восстановление патента принадлежит патентообладателю, но оно может перейти к иным лицам в порядке универсального (в том числе по наследству) или сингулярного правопреемства.

Судебная практика. 1. Патентообладатель обратился в суд с жалобой на действия Роспатента, отказавшего в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока действия патента. По мнению Роспатента, заявителем был пропущен установленный п. 1 ст. 1400 ГК РФ трехлетний срок для подачи ходатайства.

Верховный Суд РФ указал, что системное толкование норм российского законодательства в совокупности с нормами международного права (в частности, ст. 5bis Парижской конвенции) позволяет сделать вывод о том, что "днем истечения срока уплаты пошлины за поддержание в силе патента на изобретение следует считать дату истечения дополнительного (льготного) шестимесячного срока, установленного для ее уплаты в увеличенном размере. Днем начала отсчета срока для подачи ходатайства о восстановлении действия патента следует считать дату, следующую за датой истечения дополнительного шестимесячного срока на уплату таковой". Дополнительно Суд указал, что при отсутствии в российском законодательстве четкого регулирования спорных отношений все неустранимые сомнения, противоречия и неясности должны толковаться в пользу лица, обращающегося в уполномоченный орган государственной власти с ходатайством о восстановлении срока действия патента <1>.

--------------------------------

<1> Определение ВС РФ от 17 мая 2018 г. N 300-КГ18-3083 по делу N СИП-140/2017.

 

Заявители обратились в Конституционный Суд РФ с жалобой о признании неконституционным, в частности, п. 1 ст. 1400 ГК РФ, поскольку, по мнению заявителей, действие патента на изобретение, прекратившееся в результате неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, не восстанавливается непосредственно с даты истечения этого срока и одновременно с восстановлением действия патента не восстанавливается действие лицензионного договора, являющегося, по мнению заявителей, неотъемлемой частью патента.

Суд, отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, сделал следующие выводы в отношении права на восстановление патента: 1) право на восстановление патента, предусматривающее возможность восстановления действия патента на изобретение, которое было прекращено в связи с неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, по ходатайству лиц, которым принадлежал патент, представляет собой дополнительную гарантию охраны прав таких лиц и не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителей; 2) федеральный законодатель в рамках своей дискреции вправе определить, в том числе в целях обеспечения баланса прав и законных интересов патентообладателей, своевременно не выполнивших возложенную на них законом обязанность уплаты пошлин за поддержание патента в силе, и лиц, которым принадлежит право послепользования ( п. 3 ст. 1400 ГК РФ), с какого времени действие патента должно быть восстановлено <1>.

--------------------------------

<1> Определение КС РФ от 24 февраля 2011 г. N 322-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Веремеенко Владимира Васильевича и Поспелова Александра Леонидовича на нарушение их конституционных прав пунктом 1 статьи 30.1 Патентного закона Российской Федерации и пунктом 1 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации".

 

Вопросы по теме

 

1. Что означает принцип территориальности патентных прав?

2. В какой момент возникает и прекращается исключительное право обладателя патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец?

3. Каковы правовые последствия перехода изобретения в общественное достояние?

4. Какие правомочия предоставляет право послепользования?

5. Каким образом сопатентообладатели осуществляют распоряжение принадлежащим им объектом промышленной собственности? Каким образом между сопатентообладателями распределяются доходы?

 

Рекомендуемая литература

 

Городов О.А. Патентное право. 2-е изд. М.: Проспект, 2017.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015.

Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Ч. III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; ИГИП РАН. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.

Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Юрайт, 2018.

Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967. WIPO, 1968.

 

Глава 8. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ,

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

 

§ 1. Сроки действия патента

 

Патентно-правовая охрана имеет временные границы. По истечении срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец действие удостоверяющего это право патента прекращается и указанные объекты переходят в общественное достояние. Любой субъект может использовать их без риска нарушить чужие интеллектуальные права.

Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1363) установлены следующие сроки действия исключительного права на патентоохраняемые объекты:

- для изобретений - 20 лет;

- для полезных моделей - 10 лет;

- для промышленных образцов - 5 лет.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет. При этом общий срок правовой охраны промышленного образца не может превышать 25 лет.

Указанные сроки отсчитываются с даты подачи заявки в Роспатент.

Обозначенные в ст. 1363 ГК РФ сроки являются сроками существования гражданского права. Они определяют период действия конкретного субъектного права во времени, в течение которого управомоченный субъект вправе реализовывать принадлежащие ему правомочия, прежде всего правомочие запрещать всем иным лицам использовать охраняемый объект.

Установление подобных сроков является проявлением основополагающего принципа патентного права - обеспечения баланса частных и общественных интересов.

С одной стороны, закон гарантирует патентообладателю достаточно длительный период эксклюзивного использования. Предполагается, что этого времени достаточно для того, чтобы субъект осуществил коммерциализацию разработки и не только покрыл издержки на ее создание, но и получил дополнительную прибыль. Таким образом, реализуется стимулирующая функция (к инновационной деятельности) исключительного права. Наличие подобных сроков в любом случае является дополнительным стимулом к тому, чтобы не затягивать с использованием патентоохраняемого объекта, его внедрением.

С другой стороны, по окончании обозначенного периода открывается доступ к возможности использования инновационной разработки для неограниченного круга лиц.

Патентоохраняемые объекты, будучи нематериальными, не подлежат износу. В то же время они устаревают, теряют свою актуальность. Рассматриваемые сроки были установлены с учетом данного свойства. Предполагается, что по их окончании общество еще не утратило интерес к разработке, а правообладатель удовлетворил свой коммерческий интерес. Данное утверждение, конечно, нельзя абсолютизировать. На некоторых рынках радикальное обновление инноваций происходит чуть ли не каждый год. Показательный пример - мобильные телефоны. Устаревшими считаются модели, выпущенные 2 - 3 года назад, не говоря уже о тех, что появились 10 лет назад. Но даже на этом рынке есть некоторые технологии (например, Wi-Fi), которые не теряют своей актуальности в течение продолжительного времени. На фармацевтическом рынке и спустя два десятилетия дженериковые компании нетерпеливо ждут, пока патенты на эффективные препараты перейдут во всеобщее достояние, чтобы начать производство аналогов.

Различия в сроках правовой охраны для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов объяснимы. Изобретения обладают наиболее инновационным характером (они единственные характеризуются в российском правопорядке изобретательским уровнем). Изобретения представляют собой наиболее ценный вклад в научно-техническое развитие. Справедливо, чтобы у их правообладателей было больше времени для получения прибыли от эксклюзивного использования. Кроме того, среди изобретений много технических решений, преобразование которых в коммерчески привлекательный продукт требует существенных вложений и представляет собой достаточно длительный и сложный процесс. По общему правилу изобретения дольше сохраняют свою актуальность и привлекательность для рынка.

Полезные модели нередко характеризуются как "малое изобретение", "малый патент". Они являются менее инновационными. Учитывая, что в качестве полезных моделей охраняются только технические решения, относящиеся к устройству, их проще коммерциализировать.

Такие промышленные образцы, как дизайн, могут достаточно быстро потерять свою актуальность, в связи с чем правообладатели должны подтверждать свой интерес к их использованию каждые пять лет. Патентная монополия на них, в отличие от исключительного права на полезную модель и в особенности на изобретение, не может блокировать инновационный процесс в конкретной сфере, производство конкретных продуктов. Так, например, на технологическое развитие рынка смартфонов никак не влияет тот факт, что производители не могут использовать запатентованную Apple форму телефона. Отсутствует существенный публичный интерес (в отличие, например, от случаев с лекарственными препаратами) в переходе дизайна в общественное достояние, в связи с чем общий период правовой охраны таких объектов может превышать срок существования исключительного права на изобретения.

Важное положение содержится в п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Предусматривается возможность продления срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение разрешения, при условии, что с даты подачи патентной заявки до дня получения указанного разрешения прошло более пяти лет. Для реализации данного права патентообладатель должен обратиться с соответствующим заявлением в Роспатент. Срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет. Но общий срок продления не может превышать пять лет.

Особую значимость данное положение представляет для фармацевтических компаний. Выход на рынок с новым препаратом представляет собой длительный процесс. Регистрации лекарственного средства предшествуют клинические испытания, экспертиза. Фарминдустрии присущи крайне высокие затраты на создание и коммерциализацию изобретений. По данным журнала Forbes, ведущие фармацевтические компании тратят как минимум 4 - 5 млрд долл. на разработку нового лекарственного препарата. Но затраты могут быть в 2 - 3 раза выше <1>. Вероятна ситуация, когда  часть патентного срока компания будет осуществлять только подготовительные действия к выходу на рынок. Времени для того, чтобы компенсировать затраты, в условиях эксклюзивного использования у нее остается мало. С тем чтобы обеспечить в данном случае частный интерес подобных патентообладателей, законодатель и закрепил положение о возможности продления срока действия правовой охраны.

--------------------------------

<1> Так, за период 1997 - 2011 гг. компанией Astra Zeneca было выпущено пять новых лекарственных препаратов, на разработку каждого из которого было потрачено более 11,7 млрд долл. (всего 58,95 млрд долл.).

 

Прежняя редакция ГК РФ закрепляла, что патент на такое изобретение продлевается Роспатентом по заявлению правообладателя, если со дня подачи заявки на выдачу патента до получения первого разрешения на применение лекарственного средства прошло более пяти лет. Действующая редакция предусмотрела необходимость получения для подобного продления дополнительного патента. Формула такого патента должна содержать совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующего продукт, на применение которого получено разрешение.

Таким образом, дополнительный патент выдается непосредственно на то активное соединение, или комбинацию активных соединений, или фармацевтическую композицию, которые проходили клинические испытания и на применение которых в качестве лекарственного средства получено регистрационное удостоверение.

Как справедливо было замечено А. Пиличевой, "заявитель может получить "широкий" основной патент, структурная формула которого будет охватывать несколько активных веществ, однако выдача дополнительного патента будет возможна только в отношении того ингредиента или их комбинации, которые указаны в разрешении на применение" <1>.

--------------------------------

<1> Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 83.

 

Подобные изменения лишили правообладателей возможности растягивать патентную защиту на те элементы формулы, которые не были воплощены в конкретных лекарственных препаратах, что отвечает общественным интересам и соответствует зарубежному опыту.

 

§ 2. Прекращение и восстановление действия патента

 

По общему правилу действие патента прекращается по истечении срока существования исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Вместе с тем действие патента может быть прекращено и досрочно.

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Основаниями для досрочного прекращения действия патента на изобретение и полезную модель или промышленный образец, согласно ст. 1399 ГК РФ являются:

1) заявление, поданное самим правообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Патент прекращается со дня поступления заявления.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных пунктов формулы изобретений или полезных моделей либо в отношении конкретных промышленных образцов;

2) неуплата в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.

Патент прекращается по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Роспатент в таких случаях не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

 

В соответствии со ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица.

Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины. Такое ходатайство не подлежит удовлетворению, если оно подано после истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть также прекращено путем признания этого патента недействительным. Признание патента недействительным не прекращает его действие, а аннулирует со дня подачи заявки (п. 5 ст. 1398 ГК РФ).

 

§ 3. Право преждепользования и право послепользования

 

Согласно ст. 4 (B) Конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции) "права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством страны Союза".

Российское право признает право преждепользования. В соответствии со ст. 1361 ГК РФ право преждепользования определяется как право лица, не являющегося правообладателем, на безвозмездное использование технического решения, тождественного запатентованному объекту или отличающегося от него только эквивалентными признаками (для изобретений), после того, как на такие патентоохраняемые объекты был получен патент иным лицом.

Условием возникновения такого права является факт добросовестного использования разработки пользователем указанного технического решения или совершение необходимых приготовлений к такому использованию. После получения иным субъектом патента преждепользователь не должен расширять объем использования разработки.

 

Правовая природа преждепользования

 

В российской доктрине право преждепользования, как правило, рассматривается в контексте ограничений патентных прав, наряду с действиями, не являющимися нарушениями исключительного права. Подобный подход является верным лишь отчасти.

Если рассматривать исключительное право через призму правомочия запрета всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект, то право преждепользования действительно ограничивает господство правообладателя в отношении конкретного субъекта - он не может запретить ему использовать соответствующий объект. Между тем обозначенные институты являются разными по своей правовой сути.

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права (случаи свободного использования), представляют собой содержательные границы исключительного права.

Под границами субъективного гражданского права следует понимать "установленные действующим законодательством абсолютно определенные (императивные) предписания, четко регламентирующие меру свободы управомоченного лица" <1>, за рамками которых субъект перестает действовать на основании права.

--------------------------------

<1> Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10.

 

Содержание исключительного права в общем виде составляют правомочия эксклюзивного использования патентоохраняемого объекта и запрета всем иным лицам использовать такой объект. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права, определяют способы использования патентоохраняемого объекта, на которые не распространяется господство правообладателя, его возможность запрещать всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект. Каждый может использовать патентоохраняемый объект не потому, что у него возникают самостоятельные субъективные права, а потому, что на данные способы использования не распространяется патентная монополия.

Право преждепользования между тем является самостоятельным имущественным правом, возникающим в отношении патентоохраняемого объекта. Содержание его образует правомочие ограниченного использования объекта. Речь идет именно о коммерческом использовании. Преждепользователь действует в той же плоскости, что и правообладатель, - в содержательных границах исключительного права. Сферы их господства над патентоохраняемым объектом пересекаются, при том что у патентообладателя объем субъективных правомочий, бесспорно, больше.

Другое принципиальное отличие права преждепользования от границ исключительного права в том, что оно возникает всегда относительно конкретного исключительного права, иными словами, является частным случаем, обусловленным особыми обстоятельствами, в то время как границы исключительного права являются универсальными для всех субъективных исключительных прав.

Право преждепользования в связи с этим может быть квалифицировано в качестве обременения, а не границы исключительного права. Точно так же должны быть квалифицированы, к примеру, лицензия, выданная на использование патентоохраняемого объекта, право залога на исключительное право. Все подобные права следуют за исключительным правом при его отчуждении. В их основе лежит стеснение, затруднение правообладателя в осуществлении отдельных правомочий (прежде всего правомочия запрета) в границах исключительного права.

 

Назначение права преждепользования

 

В первую очередь институт преждепользования служит восстановлению справедливости в ситуации, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособное решение, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, в связи с чем заслуживает предоставления ему права на использование соответствующей разработки.

Не случайно данный институт зародился и получил наибольшее распространение в германской правовой системе. Патентные права в рамках данной системы традиционно легитимируются с позиции естественно-правового подхода, согласно которому каждый имеет неотъемлемое право на результаты своего труда. Следовательно, независимо от факта получения патента создатель патентоохраняемой разработки должен получить возможность использовать ее как плод собственных интеллектуальных и материальных усилий.

Между тем можно найти обоснования преждепользования и с позиции утилитаристского подхода, характерного для англо-американской системы. Как было отмечено британским исследователем М. Спенсом, с позиции общественных интересов достаточно трудно обосновать запрет независимым изобретателям, создавшим техническое решение раньше патентообладателя, использовать результат их усилий. В доктрине можно встретить мнение, что патентный режим нацелен на создание гонки за изобретение. Потому победитель (тот, кто первый подал патентную заявку) должен получить все. Однако данное утверждение не выдерживает критики с позиции теории стимула, получившей наибольшее распространение в рамках утилитаристского подхода. Как подчеркнул М. Спенс, признание за преждепользователем права на использование изобретения создает дополнительные стимулы к вложениям в R&D (НИОКР). Инновационная деятельность является, с одной стороны, рискованной и непредсказуемой, с другой - затратной. Тот факт, что в случае опоздания с подачей заявки субъект не сможет использовать разработку, может отпугнуть его от вложений в создание соответствующего интеллектуального продукта <1>.

--------------------------------

<1> Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 200 - 201.

 

Как справедливо было отмечено В. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, с тем чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков, связанных с тем, что кто-то подаст заявку раньше <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.

 

Право преждепользования часто служит способом обеспечения интересов субъектов, установивших в отношении технического решения режим ноу-хау. С раскрытием информации о техническом решении прекращается исключительное право таких субъектов на разработку.

Право преждепользования может возникнуть и у лиц, открыто использующих патентоохраняемый объект. В таком случае закономерен вопрос: соответствует ли запатентованное изобретение критерию новизны? На данный вопрос должен быть дан отрицательный ответ. Если преждепользователь не только совершил подготовительные к использованию действия, но и начал открыто использовать разработку, соответствующее решение стало известно из уровня техники. В таком случае преждепользователь соответствующего объекта может оспорить действительность патента в связи с его несоответствием критерию новизны.

Однако на практике так происходит далеко не всегда: зачастую для субъекта, ранее использовавшего техническое решение, более выгодно потребовать признать за ним право преждепользования, чем бороться с патентом иного лица. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию новизны техническое решение переходит во всеобщее использование. Возможность его использования приобретает не только преждепользователь, но и иные лица. В то же время при установлении права преждепользования у преждепользователя возникнет возможность эксклюзивного использования разработки, хотя и в ограниченном виде. Патентообладатель в таком случае, вероятно, продолжит защищать разработку от посягательства иных лиц.

Во-вторых, предъявление требования об установлении права преждепользования является эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права.

Представим себе ситуацию. К компании предъявлен иск о нарушении прав иного субъекта на запатентованное изобретение. У ответчика есть доказательства, что он начал использовать соответствующее решение раньше патентообладателя. Заявить встречное требование о признании патента недействительным он не может <1>. С тем чтобы оспорить патент, ему придется инициировать административное производство, затем, возможно, обратиться в суд. В такой ситуации патентообладатель успеет добиться наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта и взыскания убытков (компенсации). В то же время требование об установлении права преждепользования может быть заявлено как в рамках самостоятельного процесса, так и в качестве встречного иска в деле о нарушении исключительного права.

--------------------------------

<1> Как было отмечено Президиумом ВАС РФ в п. 10 информационного письма от 13 декабря 2007 г. N 122, "споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам... Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента". Подробнее см.: Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. N 2. С. 16 - 31.

 

Объем права преждепользования

 

Предоставленная преждепользователю "привилегия" не может быть безграничной. В ином случае могут пострадать правомерные интересы патентообладателя. Ценность его исключительного права будет существенно снижена, что будет противоречить стимулирующей функции данного права.

Во-первых, право преждепользования является неотчуждаемым. Согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ оно может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые для этого приготовления. Таким образом, преждепользователь не становится конкурентом правообладателю на рынке интеллектуальной собственности - он не может выдавать лицензии, "продать" свое право. Конкуренция между субъектами возможна лишь на товарном рынке, если они производят на основе технического решения сходные инновационные продукты.

Второй принципиально значимый момент: преждепользователь должен использовать запатентованный объект без расширения объема такого использования.

Судебная практика. Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (далее - Обзор), "...права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден" <1>.

--------------------------------

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

 

Данное ограничение можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, оно служит правовой определенности. Патентообладатель знает, на что может рассчитывать преждепользователь, и сообразовывает с этим свои действия (например, выбирает иные способы коммерциализации объекта). Обеспечиваются в таком случае и интересы приобретателей исключительного права. Представим себе, что субъект, заинтересованный в производстве некоего инновационного продукта, приобретает исключительное право на изобретение. Ему известна ситуация на рынке - данный продукт никто не производит в сколько-либо значимых масштабах. Он начинает продавать соответствующий товар. И вдруг у него появляется конкурент, производящий те же самые товары в существенном объеме, который утверждает, что создал соответствующее изобретение еще до патентообладателя.

Во-вторых, данное ограничение не позволит преждепользователю паразитировать на разработках патентообладателя. Интерес потребителей к созданным на основе разработки товарам мог возникнуть только после того, как правообладатель получил на них патент и начал активно продвигать такие товары на рынке, выбрав наиболее эффективную и привлекательную форму реализации изобретения. Преждепользователь мог изначально не догадываться о возможности использования своей разработки в таком продукте или таким способом. Если сохранить "преждепользование" в изначальных границах, то у правообладателя не возникнет полноценного конкурента и на товарном рынке. Обременение не будет существенно сказываться на ценности исключительного права. В то же время правомерные интересы преждепользователя также не пострадают - он не будет лишен того, что имел до получения иным субъектом патента.

Дискуссия. Между тем на практике критерий расширения объема использования традиционно вызывает существенные сложности. В апреле 2014 г. перед членами НКС Суда по интеллектуальным правам были поставлены вопросы: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

И.А. Зенин выступил за то, чтобы рассматривать данную категорию как качественную. Он отметил, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Под качественной категорией объема в таком случае нужно подразумевать соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и соответственно преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

По мнению В.Ю. Бузанова, преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что он не может стать его производителем, и наоборот.

О.А. Городов подчеркнул, что объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. За необходимость учета обоих критериев выступил и А.П. Сергеев. Как им было отмечено, преждепользователь не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки &