В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется двукратным размером той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы ответчик заключил с ним лицензионное соглашение, а не стал нарушать исключительное право. Данная мера в значительной степени похожа на взыскиваемые в рамках зарубежного правопорядка подразумеваемые роялти. Вместе с тем и в данном случае российский институт отличается определенной спецификой.

Так, в зарубежных правопорядках сумма роялти за подразумеваемую лицензию определяется с учетом множества факторов: рыночной ценности, известности бренда, связанного с ним гудвилла. В то же время в российской судебной практике господствует мнение, что стоимость права использования товарного знака определяется как исходя из цены обычно заключаемых правообладателем лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

Данный способ расчета компенсации выгоден в том случае, если правообладатель может представить суду доказательства заключения им лицензионных договоров в отношении спорного товарного знака с иными субъектами по высокой цене.

Принципиальное значение приобретает вопрос допустимости снижения судами размера рассчитываемой в двукратном размере стоимости контрафактных товаров и (или) права на использование. Исходя из правовой позиции, выработанной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N 16449/12, в случае выбора правообладателем одного из вариантов определения размера взыскиваемой компенсации в двукратном размере стоимости права или двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) с учетом обстоятельств дела суд вправе самостоятельно снизить компенсацию ниже двукратного размера стоимости контрафактных товаров или двукратного размера стоимости права использования товарного знака <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N 16449/12.

 

Вместе с тем с внесением 1 января 2014 г. в ГК РФ изменений данный вопрос получил статус дискуссионного. В абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ было предусмотрено единственное основание снижения размера компенсации ниже двукратной стоимости контрафактных товаров: совершение ответчиком одним действием нескольких правонарушений. В этой связи в отдельных решениях судами четко констатировалось, что в тех случаях, когда размер компенсации определяется истцом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, у судов отсутствуют основания для ее снижения <1>.

--------------------------------

<1> Постановления Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2015 г. N С01-388/2015 по делу N А50-15093/2014, от 6 июня 2014 г. N С01-470/2014 по делу N А40-126600/2013, от 15 октября 2013 г. N С01-108/2013 по делу N А40-105467/2012; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2014 г. N 09АП-38959/2013-ГК по делу N А40-60564/13.

 

При рассмотрении других дел суды исходили из принципиально иной логики: "Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 2 апреля 2013 г. N 16449/12, поскольку п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пп. 1 и 2 п. 4 названной статьи), то выработанный подход применим и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя" <1>.

--------------------------------

<1> Постановления Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2015 г. N С01-51/2015 по делу N А40-13772/2014, от 17 января 2014 г. N С01-350/2013 по делу N А51-5238/2013; Определение ВС РФ от 26 июня 2015 г. N 310-ЭС15-6549.

 

В отдельных решениях судами предпринималась попытка оценить процент прибыли от реализации товара, который приходится на использование чужого товарного знака, и снизить в зависимости от него размер рассчитываемой по стоимости контрафактных товаров компенсации <1>.

--------------------------------

<1> Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 19 мая 2014 г. по делу N А12-33696/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 дек. 2014 г. N С01-1121/2014 по делу N А12-33696/2013.

 

Представляется, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При использовании конкретных способов расчета компенсации должны учитываться баланс претерпеваемых истцом и ответчиком тягот, связанных с нарушением исключительного права и применением конкретной меры ответственности, наличие в действиях нарушителя умысла, использование правообладателем товарного знака и т.п. В связи с этим у судов должна быть возможность снижать размер компенсации вне зависимости от того, по какому способу она рассчитывается.

 

4.3. Защита прав на коммерческие обозначения, наименования

мест происхождения товара и фирменные наименования

 

Защита права на фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименования мест происхождения товара, так же как и права на товарный знак, осуществляется против лица, которое ввело в оборот тождественное или схожее обозначение.

ГК признает нарушением права на фирменное наименование использование иным лицом тождественного фирменного наименования при соблюдении двух условий:

- фирменное наименование заявителя было включено в Единый государственный реестр юридических лиц раньше, чем наименование ответчика;

- указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность.

Не секрет, что в ЕГРЮЛ зарегистрировано множество юридических лиц под схожими названиями. При этом все они мирно друг с другом сосуществуют. О нарушении исключительных прав можно говорить лишь в том случае, когда компании с одинаковыми названиями появляются на одном рынке, осуществляют сходную деятельность, предлагают однородные товары (услуги) и т.п. Поэтому, если компания рассчитывает запретить своему конкуренту использовать фирменное наименование, она должна представить суду прежде всего доказательства реального осуществления ею конкретной деятельности. Одной выписки из ЕГРЮЛ, указывающей на виды осуществляемой деятельности, при этом будет недостаточно.

Как отмечается в учебной литературе, "включение данного признака в Гражданский кодекс продиктовано стремлением законодателя допустить защиту только такого права на фирменное наименование, которое подкреплено наличием экономически обоснованного интереса не допустить существования на одном и том же рынке других субъектов предпринимательства с таким же наименованием. Другими словами, если характер деятельности субъектов различен, то их интересы не пересекаются, а значит, по логике законодателя, и не требуют охраны" <1>.

--------------------------------

<1> Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Л.А. Новоселовой. М., 2016 (автор главы - Голофаев В.В.).

 

Важно при этом учитывать, что при подобном нарушении исключительного права (равно как и использовании в фирменном наименовании чужого товарного знака) обладатель прав на старшее фирменное наименование (товарный знак) при этом не вправе требовать исключить из фирменного наименования спорный элемент или изменить фирменное наименование. Речь может идти лишь о запрете на использование данного фирменного наименования в аналогичной (той, которую ведет старший правообладатель) деятельности. При удовлетворении соответствующего иска сам нарушитель выбирает, изменить ли ему свое фирменное наименование или прекратить определенные виды деятельности <1>.

--------------------------------

<1> См., напр.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2016 г. N С01-112/2016 по делу N А11-5155/2015.

 

Нарушением права на фирменное наименование будет признаваться и использование сходного с ним до степени смешения коммерческого обозначения при наличии двух условий:

- право на фирменное наименование возникло раньше;

- подобное использование будет вводить потребителей в заблуждение относительно принадлежности предприятия.

Субъекты в принципе могут использовать одинаковые коммерческие обозначения для индивидуализации своих предприятий. Нарушение исключительных прав на старшее обозначение будет иметь место, когда существует вероятность введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности предприятия конкретному лицу.

В предмет доказывания по спору в отношении использования коммерческого обозначения входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле ст. 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее возникшего права на фирменное наименование ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Обладателям прав на иные средства индивидуализации законодатель предоставил меньше выбора в отношении мер ответственности, чем правообладателям товарных знаков. Так, для обладателей прав на место происхождения товара доступны только два способа расчета компенсации:

- в фиксированной сумме: от 10 тыс. до 5 млн руб.;

- в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

Учитывая, что распоряжение исключительным правом, в том числе посредством лицензионного договора, на подобное средство индивидуализации не допускается, при расчете компенсации было бы по меньшей мере странным пытаться определить стоимость предполагаемой лицензии.

Что касается коммерческих обозначений и фирменных наименований, то в случае нарушения исключительных прав на них правообладатель может рассчитывать лишь на взыскание убытков. Компенсация как альтернативная убыткам мера ответственности для них не предусмотрена, что также вполне объяснимо. Во-первых, права на такие объекты также не могут быть предоставлены по лицензионному соглашению. Во-вторых, они не являются индикаторами товаров и услуг. Следовательно, брать за основу расчета в отношении их стоимость контрафактных товаров было бы неправильно.

 

4.4. Недобросовестные стратегии защиты бренда

 

В случае со средствами индивидуализации злоупотребления правами, как правило, имеют место на стадии регистрации товарных знаков. В общем виде подобные злоупотребления заключаются в том, что заявитель пытается установить монополию на обозначение, с которым связаны существенные правомерные частные интересы иных субъектов (обладателя сходного известного бренда; конкурентов заявителя, использовавших соответствующее обозначение в своей деятельности). При этом заявитель стремится получить несправедливые конкурентные преимущества и (или) причинить вред своим конкурентам. Механизмом пресечения недобросовестного поведения правообладателя в таком случае является аннулирование регистрации товарного знака.

Если регистрация товарного знака не затронула чьих-либо правомерных интересов, то в последующем добиться признания действий правообладателя злоупотреблением правом будет крайне проблематично. С экономической точки зрения товарный знак не является общественным товаром - он обладает социальной ценностью, только когда используется для обозначения конкретного бренда <1>. При этом исключительное право на товарный знак означает монополию правообладателя лишь над обозначением, а не над товарами. Опираясь на него, правообладатель не сможет вытеснить конкурентов с рынка или оказать иное негативное воздействие на их бизнес (при условии, что на момент регистрации товарного знака они не обладали правомерным интересом в использовании заявленного обозначения). Негативные последствия для потребителей, которые влечет за собой признание действий ответчика нарушением исключительных прав на товарный знак и применение мер защиты, призвано минимизировать положение п. 2 ст. 1515 ГК РФ: контрафактные товары, введение которых в оборот необходимо в общественных интересах, не подлежат уничтожению. В таком случае правообладатель вправе требовать лишь удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

--------------------------------

<1> Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. C. 172.

 

Таким образом, отсутствуют сколько-нибудь значимые частные и общественные интересы, которые можно было бы противопоставить исключительному праву и оправдать его нарушение. Как следствие, суды достаточно редко признают злоупотреблением правом действия правообладателя по защите исключительного права. Между тем можно выделить две ситуации, в которых требования о нарушении исключительного права могут быть признаны недобросовестными.

1. Нарушение прав на товарный знак было спровоцировано действиями самого правообладателя. Речь идет, например, о ситуациях, когда у правообладателя есть легальная возможность определять действия правонарушителя (иными словами, они соотносятся между собой как основное и дочернее общество).

Заслуживает внимания в рассматриваемом аспекте Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N 15187/12. ООО "Телеросс" обратилось с иском к ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрещении последнему использовать сходные с товарными знаками истца "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. В апелляционной инстанции размер последней был увеличен до 1 346 597 926 руб. Высший Арбитражный Суд РФ решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания с ОАО "Мурманские мультисервисные сети" компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В мотивировочной части им было указано на злоупотребление ООО "Телеросс" правом на защиту. В обоснование своей позиции ВАС РФ указал на следующие обстоятельства.

Общество "Мурманские мультисервисные сети" является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс". На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" был Ш., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Кроме того, между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось на безвозмездной основе обществу "Мурманские мультисервисные сети". Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30 мая 2011 г. по делу N А42-9121/2010.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

Судом была подтверждена необходимость исследования предшествующих подаче иска о нарушении исключительного права отношений сторон. В силу отношений "материнская - дочерняя компания", наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора правоприменитель справедливо признал недобросовестными последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права. Особое внимание в рассматриваемом деле нужно обратить на последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом. Полного отказа в защите права не произошло - требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены. Направив дело на новое рассмотрение, суд поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.

Как представляется, в данной ситуации приведенный подход является единственно оправданным. В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые к тому же оказались в состоянии конфликта, явно противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей. В связи с этим при установлении, с одной стороны, факта нарушения исключительного права, а с другой - злоупотребления правом необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.

Регистрация товарного знака была добросовестной - правообладатель зарегистрировал на себя свободное от притязаний иных лиц обозначение в целях использования его в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя в виде подачи иска против ответчика носят очевидно недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации будет явно несправедливым. Наиболее оправданным представляется отказать во взыскании компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

Другое интересное дело стало предметом рассмотрения уже объединенного Верховного Суда. Некоммерческое партнерство содействия организации фестиваля национальных видов спорта и народного творчества "Кавказские игры" предъявило иск к Министерству спорта РФ и Министерству культуры о запрете использовать словесное обозначение, сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком, и взыскании компенсации. Нижестоящие судебные инстанции требования удовлетворили. Верховный Суд отметил их решения. Он обратил внимание на то, что генеральный директор партнерства А. неоднократно обращался в государственные органы получения господдержки на проведение турнира "Кавказские игры", символом которых было обозначение, сходное с товарным знаком. В конечном итоге фестиваль "Кавказские игры" был включен в план мероприятий по реализации стратегии экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Правительством РФ был утвержден организационный комитет по проведению мероприятия. Генеральный директор истца А. участвовал в заседании организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного фестиваля "Кавказские игры", в результате которого комитетом были утверждены план, положение о фестивале, а также логотип эмблемы фестиваля, тождественный изображению, которое в последующем истец зарегистрировал в качестве товарного знака.

Таким образом, как заключил суд, "изображение, тождественное изображению, впоследствии зарегистрированному истцом в качестве товарного знака, было доведено до всеобщего сведения (введено в гражданский оборот), обнародовано в целях использования в качестве официального символа (логотипа) мероприятия, проводимого при государственном (публичном) участии, генеральным директором истца до регистрации товарного знака, он же участвовал в утверждении изображения (согласовании) в качестве официального символа фестиваля". При таких обстоятельствах заявление исковых требований является "незаконным и недобросовестным поведением и может быть признано заслуживающим судебной защиты".

2. Предъявление иска субъектом, который сам не использовал товарный знак (аккумулирование товарных знаков с целью последующего предъявления исков).

Все большее распространение в России получает практика аккумулирования товарных знаков: регистрация одним субъектом на свое имя множества товарных знаков в целях последующей продажи прав на них (возмездного отчуждения исключительного права) и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям.

Как было констатировано Судом по интеллектуальным правам в п. 7 справки N СП-21/2, само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе при осуществлении действий по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Судом, однако, была сделана оговорка о том, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Здесь между тем важно пояснить, что полный состав злоупотребления правом образуется не на стадии регистрации товарного знака, а именно при защите прав на него. Регистрация товарного знака без целей его дальнейшего использования для индивидуализации бренда, бесспорно, противоречит институциональному назначению таких объектов. Между тем данное действие не нарушает значимых частных (при условии, что субъект регистрирует свободное, не используемое иными лицами обозначение) и общественных интересов. Данный элемент злоупотребления правом возникает при подаче правообладателем иска о нарушении исключительного права. В таком случае субъект, использующий сходное с товарным знаком обозначение без целей введения потребителей в заблуждение, вынужден выплатить компенсацию и прекратить использовать бренд. Правообладатель в таком случае продолжает действовать в противоречии с назначением исключительного права на товарный знак. Он пытается заработать на нарушении - получить прибыль в виде выплаченной ему компенсации, при условии что его бизнес-интересы никак не пострадали.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013. Истец - правообладатель товарного знака "Афродита", зарегистрированного в отношении товаров и услуг 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе мороженого, с приоритетом от 17 декабря 1996 г. Срок действия регистрации установлен до 17 декабря 2016 г. Ответчик производит и реализует мороженое, маркированное обозначением "Афродита", о чем свидетельствуют представленные в материалах дела товарные накладные, каталоги продукции и что не оспаривается лицами, участвующими в деле. Предъявлен иск о запрете хладокомбинату использовать обозначение "Афродита" и взыскании компенсации. Истец не использовал товарный знак более 15 лет.

Верховный Суд пришел к выводу, что истец злоупотребил своим правом. Как им было при этом отмечено, "товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Схожая правовая позиция была сформулирована в Определении Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013.

 

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

БРЕНДОВ - ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

 

В ст. 6.bis Парижской конвенции закреплена обязанность государств-членов отклонять или признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным знаком, если подобные действия способны вызвать смешение, а соответствующие обозначения используются для идентичных или подобных продуктов. ТРИПС-соглашение определило критерии относимости товарных знаков к общеизвестным: участники Соглашения должны принимать во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака (п. 2 ст. 16).

Принципиально важное положение получило закрепление в п. 3 ст. 16 Соглашения: ст. 6.bis Парижской конвенции применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при наличии двух условий: 1) использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем; 2) интересы правообладателя могут быть ущемлены. Таким образом, объем правовой охраны общеизвестных знаков был расширен путем распространения на неоднородные товары.

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков" <1>. Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В ст. 3 Рекомендации указано, что государство - член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов. Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в отношении как однородных товаров (услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет иметь место при наличии одного из следующих условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование конкурирующего знака влечет получение несправедливых преимуществ.

--------------------------------

<1> См.: Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сент. 1999 г.

 

Таким образом, на международном уровне нарушением прав и законных интересов обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования обозначения, сходного с известным знаком, для маркировки однородных и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ.

 

Опыт Европейского союза

 

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" <1> установила право стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным знакам, "обладающим репутацией". Это означает возможность отказа в регистрации, признания недействительным предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, тождественным или сходным с товарным знаком "с репутацией" (п. 4 (a) ст. 4). Кроме того, всем иным лицам запрещено использовать обозначения, сходные с подобным товарным знаком, в том числе в отношении неоднородных товаров (п. 2 ст. 5).

--------------------------------

<1> См.: Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 окт. 2008 г. N 2008/95/ЕС о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (консолидированная редакция).

 

Приведенные положения Директивы неоднократно анализировались в процессе рассмотрения конкретных споров. В решении по делу Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd. <1> Суд Европейского союза указал, что государства-члены обязаны предоставлять специальную защиту товарным знакам "с репутацией" вне зависимости от однородности товаров. Причем для реализации мер защиты не требуется введения потребителей в заблуждение, достаточно, чтобы в их сознании возникала ассоциативная связь с товарным знаком "с репутаций". В решении по спору Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. Суд подчеркнул необходимость учета следующих обстоятельств: степень схожести между конфликтующими марками; сущность товаров, в отношении которых были зарегистрированы конфликтующие товарные знаки, включая степень схожести (различия) между этими товарами или услугами; конкретный сектор потребительского спроса; существенность деловой репутации, связанной с товарным знаком; риск введения потребителей в заблуждение <2>.

--------------------------------

<1> См.: Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd. 23 October 2003. Case C-408/01.

<2> См.: Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd. Case 252/2007.

 

Опыт Германии

 

В Германии дифференциация режима товарных знаков в зависимости от осуществляемой ими функции обозначилась еще в начале XX в. <1>. Охрана обычных товарных знаков ограничивалась однородными товарами и устанавливалась Законом о товарных знаках 1894 г. <2>. Интересы правообладателей знаков, известных более чем 30% потребителей, получили защиту также на основе Закона "О недобросовестной конкуренции" <3> и ГГУ. Статьей 16 Закона "О недобросовестной конкуренции" был установлен запрет использования известных товарных знаков в отношении не конкурирующих, но связанных с товарами, которые предлагались правообладателями, если такое использование вводило в заблуждение потребителей. Норма ст. 1 Закона установила запрет на действия, противоречащие свободной конкуренции и интересам иных участников рынка, общества в целом. На этом основании суды стали признавать противоправным использование обозначения в целях формирования ассоциаций с известным брендом при ослаблении его различительной способности. Введение потребителей в заблуждение не требовалось.

--------------------------------

<1> См.: Lehmann M. Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1986. Vol. 17. N 6. P. 746 - 767.

<2> См.: German Trademark Act of 12 May 1894 (Warenzeichengesetz).

<3> См.: Act Against Unfair Competition of 1896 (GesetaGegen Den UnlauternWethewerb).

 

Руководствуясь ст. 823, 826, 1004 ГГУ, суды квалифицировали использование известного товарного знака в качестве общего деликта. В подобных ситуациях специфическим объектом защиты признавалась "рекламная аура знаменитого товарного знака". Необходимость введения потребителей в заблуждение также отсутствовала.

Таким образом, определились основные составы нарушений прав на общеизвестные товарные знаки: 1) использование обозначения, сходного с товарным знаком, в отношении однородных или неоднородных продуктов, повлекшее введение потребителей в заблуждение; 2) паразитирование на репутации, связанной с чужим брендом, которое привело к ослаблению различительной способности товарного знака. При оценке действий нарушителя учитывались разные обстоятельства: причинение вреда конкуренции или правообладателю, недобросовестная цель и др. По сути, речь шла о трех различных правонарушениях: недобросовестной конкуренции, деликте, злоупотреблении правом. Единый подход еще не сформировался.

Первым значимым прецедентом, связанным с предоставлением расширенной охраны известному бренду, было решение по бренду Odol (1925). Обладатель прав на товарный знак Odol, маркирующий жидкость для полоскания рта, добился отказа в регистрации схожего обозначения в отношении неоднородных товаров. Суд признал, что использование ответчиком обозначения, сходного с известным товарным знаком, не вводит потребителей в заблуждение, стороны не конкурируют друг с другом. Однако использование младшего знака нарушает законные интересы правообладателя, поскольку существует риск размывания товарного знака. Способность истца конкурировать с другими производителями жидкости для полоскания рта будет нарушена, если ценность его товарного знака снизится <1>.

--------------------------------

<1> Odol, JuristicheWocheschrift 502, XXV Markenschutz und WeHbewerb 265 (1925).

 

В решении по делу Quick Верховный Суд констатировал, что эффективность маркетинговой кампании зависит от уникальности знака. Правообладатель товарного знака имеет законный интерес в поддержании эксклюзивности, которую он приобрел посредством существенных вложений, независимо от того, вводятся ли потребители в заблуждение относительно производителя товара <1>.

--------------------------------

<1> Quick, [1959] GRUR 182.

 

Рассматривая спор о товарном знаке Dimple, суд установил, что такой бренд приобрел широкую известность применительно к высококачественному виски. Ответчик зарегистрировал тождественное обозначение в качестве товарного знака, маркирующего косметическую продукцию. Суд признал, что действия ответчика по регистрации и использованию обозначения Dimple размывают рекламную ценность товарного знака. Использование репутации чужого товарного знака для продвижения на рынке своих продуктов противоречит принципу добросовестности <1>.

--------------------------------

<1> Dimple, [1985] GRUR 550.

 

Как видим, предоставляя защиту известным знакам, суды руководствовались различными основаниями: снижением конкурентных преимуществ обладателя известного знака; нарушением эксклюзивности; недобросовестностью ответчика.

Анализируя правовой режим общеизвестных товарных знаков (Notorisch bekannte Marken), установленный современным правом ФРГ, можно выделить несколько особенностей.

Во-первых, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно идентично или сходно с товарным знаком с более ранней датой приоритета, который является общеизвестным в контексте ст. 6.bis Парижской конвенции. При этом должно наличествовать одно из следующих условий: 1) старший товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг), однородны<