Глобальный эффект судебных решений

 

147. Объем права на товарный знак определяется не только определением того, когда это право считается нарушенным, но также и уточнением возмещения ущерба, которое может получить правообладатель в случае, когда имел место факт нарушения права. Если права товарного знака нарушены путем использования обозначения в Интернете, возникает вопрос о том, сможет ли владелец требовать при помощи судов, чтобы ответчик прекратил всякое использование обозначения в Интернете? [52] Такие судебные решения будут иметь такой же глобальный эффект, как и сам Интернет. Если традиционное право по товарным знакам должно быть переведено в киберпространство, национальное (и потому территориально ограниченное) право товарного знака не должно приводить к исключительному праву из-за всемирного распространения данной среды. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы соответствующее возмещение ущерба было, насколько это возможно, ограничено территорией, на которой владельцы имеют исключительное право.[53] Суды должны применять творческий подход при вынесении справедливого решения, как, например, обязать пользователя обозначения в Интернете предпринять разумные меры для избежания контактов с территориями, на которых владелец товарного знака имеет исключительное право. Это может быть достигнуто, например, помещением соответствующих заявлений на вебсайте (т.е. дискламаторов, как указано выше), использованием технических механизмов для блокировки доступа пользователей Интернета из определенной страны, или отказом от продажи товаров или услуг покупателям, находящимся на определенной территории. Конкурирующие пользователи обозначений могут также поощряться к созданию совместной шлюзовой страницы или портала, или к взаимному предоставлению связок между своими соответствующими вебсайтами.[54]

 

148. Судебные решения, охватывающие весь Интернет, не должны исключаться полностью в качестве возможного возмещения ущерба. Особенно в тех случаях, когда использование обозначения в Интернете преднамеренно и недобросовестно нацелено на право товарного знака,[55] может оказаться уместным запрет на любую форму использования конфликтующего обозначения в Интернете для того, чтобы исключить его влияние на территорию (или территории), на которой товарный знак имеет охрану, и для предотвращения нарушений законных интересов владельца товарного знака при таком использовании.

 

(e) Возможность сосуществования прав в Интернете

 

149. Вследствии территориальности прав на товарные знаки идентичные или сходные до степени смешения товарные знаки могут поддерживаться в различных странах различными владельцами, которые совершенно не связаны друг с другом.[56] Такое сосуществование может быть затруднено в Интернете, где обозначение может быть видимым на экранах компьютера (или других цифровых устройствах) по всему миру. Лицо, использующее товарный знак в Интернете, может быть вовлеченным в спор в зарубежной юрисдикции, в соответствии с законом, который не признает его права на спорный товарный знак, а предоставляет права на этот знак другому лицу. То, что является сосуществованием прав в физическом мире, становится конфликтом прав в Интернете.

 

150. Такие конфликты могут привести к ситуации, когда конфликтующие владельцы прав могут пытаться блокировать использование своего обозначения другим лицом в Интернете, например, при помощи своих национальных судов, где один из держателей товарного знака инициирует судебный процесс в своей юрисдикции против конкурирующего пользователя, который, в свою очередь, может сделать то же самое в своей юрисдикции. Поэтому, представляется, что эта проблема должна решаться коренным образом, т.е. на уровне закона о товарных знаках, для того, чтобы вселить в законных владельцев прав определенную уверенность в том, что они могут использовать свои товарные знаки в Интернете, не боясь обвинений против себя со стороны правообладателей других юрисдикций.

 

151. Один из подходов может заключаться в принятии общего принципа, в соответствии с которым каждый владелец права на различительное обозначение может использовать его в Интернете одновременно с другим правообладателем, при условии выполнения определенных ограничений. Такой принцип может рассматриваться как исключение из независимости национальных прав на товарный знак, установленной в Статье 6(3) Парижской конвенции. В суде тот факт, что ответчик имеет исключительное право на обозначение в другой стране, может говорить в его защиту или составлять предмет предположения о законности использования, что впоследствии должно быть доказано ответчиком.

 

152. Такой принцип сосуществования законных прав может быть ограничен в отношении двух аспектов для того, чтобы охранять интересы владельцев товарных знаков. Во первых, риск введения в заблуждение должен быть сведен к минимуму. Для этого, можно потребовать, чтобы пользователь обозначения точно указывал, где охраняется его товарный знак, и что другие пользователи обозначения не имеют к нему никакого отношения. Могут использоваться заявления о дискламации, описанные выше. Тем не менее, риск введения в заблуждение не может быть полностью устранен, так как пользователи Интернета, ища определенного владельца товарного знака, могут вызвать сайт сосуществующего пользователя обозначения и только тогда, после прочтения разъясняющего заявления, обнаружить, что они нашли не то, что хотели. Этот остаточный риск введения в заблуждение, тем не менее, не сможет перевесить тот факт, что, в случаях конфликтов между законными (национальными или региональными) правами, данный принцип позволяет каждому владельцу прав использовать свое право в Интернете.

 

153. Во вторых, сосуществование не должно иметь место, если один пользователей обозначения зарегистрировал или использовал свой товарный знак недобросовестно. Только добросовестное использование должно быть ограждено от обвинений в нарушении прав. В суде недобросовестное использование может служить основанием для оспаривания предположения о законном использовании. Факты, составляющие недобросовестную регистрацию или использование, должны будут затем доказываться истцом. Для определения недобросовестности, можно было бы обратиться к Статье 4(5)(с) Совместных рекомендаций ВОИС относительно положений по охране общеизвестных знаков, в соответствии с которой следует принимать во внимание осведомленность или основание для осведомленности о конфликтующем знаке.[57] Обнаружение недобросовестности может относиться к ситуациям, когда какой-либо правообладатель получил или использовал обозначение с расчетом на прибыль от доброго имени, ассоциирующегося с другим товарным знаком. Следует определить дополнительные критерии для того, чтобы появилась возможность исключить предполагаемое недобросовестное применение.

 

Совместные рекомендации ВОИС по охране знаков в Интернете

 

154. Основываясь на подготовительной работе Постоянного комитета по праву в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (SCT)[58] Ассамблея Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральная Ассамблея ВОИС приняли, во время тридцать шестой серии Ассамблей Государств- членов ВОИС в сентябре 2001 г. Совместные рекомендации ВОИС относительно охраны знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете («Совместные рекомендации»). [59] Совместные рекомендации посвящены сложным вопросам, поставленным выше, возникающим в результате трений между глобальной природой Интернета и территориальными правами на знаки.

 

155. Преамбула Совместных рекомендаций разъясняет, что они не претендуют на то, чтобы стать законом о товарных знаках для Интернета, но предназначены для того, чтобы предоставить руководство по применению существующих национальных и региональных законов в отношении правовых проблем, возникающих в результате использования обозначений в Интернете. Подчеркивая «глобальную природу» Интернета, Совместные рекомендации направлены на предоставление возможно более ясных юридических норм владельцам товарных знаков, которые желают использовать свои знаки в Интернете и участвовать таким образом в развитии электронной коммерции. Поэтому их целью является помощь компетентным органам[60] в определении того, составляет ли, в соответствии с применимым правом, использование обозначения в Интернете факт приобретения, поддержания или нарушения права на знак или другого права промышленной собственности на обозначение, или составляет ли такое использование акт недобросовестной конкуренции, и вследствие этого к нему следует применять соответствующие меры по возмещению ущерба.

 

156. В Совместных рекомендациях не определяется само право, которое следует применять, т.к. это относится к принципам частного международного права в том виде, как они применяются каждым Государством – членом. Положения затрагивают три основных вопроса:

 

(1) Когда использование обозначения в Интернете может рассматриваться как имевшее место в определенной стране?

 

(2) Каким образом те, кто владеет конфликтующими правами на идентичные или сходные обозначения, могут использовать эти обозначения одновременно в Интернете?

 

(3) Как могут суды принимать в расчет территориальную основу прав промышленной собственности на обозначения при определении возмещения ущерба?

 

157. Первый вопрос связан с определением того, составляет ли использование в Интернете факт установления, поддержания ил нарушения права промышленной собственности на обозначение в конкретной стране. Положения основаны на тезисе о том, что не каждое использование обозначения в Интернете должно рассматриваться как имеющее место в определенном Государстве – члене, даже если оно может быть доступно пользователям Интернета, базирующимся в данной стране. Этот факт отражен в термине «коммерческий эффект».[61] Совместные рекомендации устанавливают, что только использование, которое имеет коммерческую отдачу в данном Государстве – члене, или, другими словами, использование, которое имеет «коммерческий эффект» в Государстве – члене, должно рассматриваться как имеющее место в данном Государстве – члене. (Статья 2). Положения вводят слова «использование обозначения в Интернете в Государстве – члене» в качестве сокращенной формы выражения «использование обозначения в Интернете, которое считается имеющим место в Государстве – члене в результате своего коммерческого эффекта.»

 

158. Определение того, имело ли использование обозначения в Интернете коммерческий эффект в определенном Государстве – члене, и можно ли считать такое использование имевшим место в этом Государстве – члене, должно проходить на основе всех обстоятельств, имеющих к этому отношение. Поэтому компетентный орган свободен в определении того, какие факторы следует считать имеющими отношение к данному делу. Тем не менее, положения предоставляют следующий детальный, но не исчерпывающий список факторов, которые могут иметь отношение к определению коммерческого эффекта:

 

- проведение или планирование бизнеса в Государстве – члене;

- характер и уровень коммерческой деятельности, осуществляемой в Государстве – члене;

- местонахождение потребителей;

- использование «территориальных дискламаторов», заявляющих, что предлагаемые товары или услуги недоступны или доступны исключительно в определенных Государствах – членах;

- реальная поставка товаров или услуг потребителям, находящимся в Государстве – члене;

- определенный язык, используемый на Интернет сайте;

- цены, указанные в валюте Государства – члена;

- адрес или контактная информация в Государстве – члене;

- интерактивность вебсайта; и

- регистрация вебсайта в домене верхнего уровня с кодом страны.

 

Положение устанавливает, что этот перечень факторов не является ни кумулятивным, ни исчерпывающим, но служит в качестве проверочного списка факторов, которые могут иметь отношение к рассматриваемому случаю, не обязывая компетентный орган выражать свое мнение в отношении каждого из перечисленных факторов. Перечень следует модели Совместных рекомендаций относительно положений по охране общеизвестных знаков, в которых также был представлен список факторов для руководства при определении общеизвестности знака.[62]

 

159. Положения применимы только для прав, охраняемых в коммерческом контексте. Если Государства – члены также охраняют определенные права на обозначения, такие как права на персонификацию, применяемые исключительно в некоммерческом контексте, они могут либо предоставлять такую охрану в отношении использования обозначения в Интернете вне зависимости от того, имеет ли такое использование коммерческий эффект, либо применять настоящие положения.

 

160. Второй вопрос является прямым следствием конфликта между территориальными правами и глобальным носителем. Вследствие территориальности, различные владельцы могут иметь права промышленной собственности на идентичные или сходные обозначения в различных странах. Это может создавать проблемы в случае, когда обозначение используется в Интернете. Из-за безусловно глобальной природы Интернета, такое использование может рассматриваться как нарушающее право в соответствии с законом Государства – члена, в котором это право пользователя обозначения не было признано. Как уже упоминалось выше, то, что было сосуществованием прав в реальном мире, превращается в потенциальный «конфликт прав» в Интернете. В дискуссиях, проходивших в SCT, подчеркивалось, что такие конфликты должны разрешаться на основе справедливого баланса интересов, предоставляя эффективную охрану правообладателям без необоснованного ограничения коммерческой деятельности в Интернете.

 

161. Положения прежде всего подтвердили принцип, в соответствии с которым, если не предусмотрено обратное, должна существовать ответственность а Государстве – члене в соответствии с применяемым правом в том случае, когда имеет место нарушение права, или совершен акт недобросовестной конкуренции посредством использования обозначения в Интернете в данном Государстве – члене. Положения затем вводят двухступенчатую процедуру, называемую процедурой «уведомления и избежания конфликта» (Часть V). Правообладатели, которые используют свои обозначения добросовестно, освобождаются от ответственности до того момента, пока они не уведомлены о конфликтующем праве (Статья 9). В результате этого они не будут подвергаться какому-либо судебному решению, или нести ответственность за любой причиненный ущерб, имевший место до уведомления. Таким образом лица, использующие обозначения, не будут принуждаться к проведению поисков по всему миру для обнаружения конфликтующих зарегистрированных или незарегистрированных прав перед тем, как начать использование своего обозначения в Интернете. Это было бы почти невозможной для осуществления и очень дорогой процедурой, и, безусловно, ограничило бы развитие коммерции в цифровых сетях.

 

162. Уведомления, направленные правообладателем или его представителем по почте, электронной почте или факсом на языке или одном из языков, используемых в связи с обозначением в Интернете, имеют эффект в соответствии со Статьей 11, если они включают следующее:

 

(i) право, в отношении которого утверждается факт нарушения;

 

(ii) личность правообладателя и информация, разумно достаточная для связи с ним или его представителем по почте, электронной почте или по факсу;

 

(iii) Государство – член, в котором право имеет охрану;

 

(iv) Соответствующие детали такой охраны, позволяющие пользователю оценить существование, характер и объем этого права; и

 

(v) Использование, к которому предъявляется претензия в нарушении права.

 

В качестве второго шага процедуры лицо, использующее обозначение (пользователь) и получившие уведомление, относящееся к «конфликтующему» праву, должны принять разумные меры по избежанию или урегулированию конфликта (Статья 10). Если они не сделают этого, они могут быть привлечены к ответственности.

 

163. Для того, чтобы предоставить правообладателям определенную степень правовой уверенности в том, как избежать ответственности за нарушение конфликтующих прав, о которых они уже уведомлены, Государства – члены должны принять «определяющий дискламатор» в качестве эффективной меры, предохраняющей от ответственности. (Статья 12). Такие дискламаторы представляют собой заявления, разработанные для предотвращения коммерческого эффекта в определенной стране, и для предотвращения того, чтобы одного правообладателя приняли за другого. Пользователь также должен будет придерживаться своего заявления, спрашивая потребителей о их местонахождении и отказывая в предоставлении товаров и услуг тем, кто указал, что базируется в дискламированной стране. Пользователи, тем не менее, не будут принуждаться к проверке заявлений, сделанных потребителями, т.к. это почти невозможно в случаях, когда все взаимодействие происходит через Интернет.

 

164. Третий вопрос также относится к проблеме, вытекающей из конфликта между территориальными правами и глобальным носителем. Судебное решение о прекращении использования обозначения в Интернете будет распространяться значительно шире, чем территория, на которой существует конфликтующее право промышленной собственности на обозначение. Оно будет иметь такой же глобальный эффект, как и сам Интернет. Поэтому решение о возмещении ущерба должно учитывать территориальную ограниченность прав промышленной собственности на знаки или другие обозначения. Возмещение ущерба должно быть ограничено, насколько это возможно, территорией, на которой признается это право промышленной собственности, и оно должно иметь место только если обявленное как нарушающее права использование обозначения может рассматриваться в качестве имеющего место на данной территории. Это определяется в отношении «коммерческого эффекта» от использования в рассматриваемом Государстве – члене. Таким образом, «коммерческий эффект» от использования в Интернете должен служить мерилом для определения «пропорционального» возмещения ущерба. Запрет на использование обозначения в Интернете, которое нарушает право промышленной собственности в Государстве – члене, не должен превышать степень пропорциональнаую коммерческому эффекту, который такое использование произвело в Государстве – члене. (Статья 13). Судебные решения должны быть в общем случае ограничены тем, что необходимо для предотвращения или ликвидации коммерческого эффекта в Государстве – члене (или Государствах – членах), в котором охраняется право, в отношении которого произведено нарушение, и ущерб должен возмещаться только за коммерческий эффект от использования в данном Государстве – члене.

 

165. Положения требуют, чтобы суды проявили творческий подход при определении ограничений использования, устанавливаемых, с одной стороны, для того чтобы избежать коммерческого эффекта в Государстве – члене, или в Государствах – членах, в которых охраняется право, в отношении которого произведено нарушение, и с другой стороны, для избежания введения в заблуждение в отношении владельца данного права, такими ограничениями могут быть «определяющие дискламаторы», шлюзовые веб страницы и т.п. (Статья 14). В определенных случаях может все же оказаться необходимым запрет в виде исключения любого использования обозначения в Интернете. Тем не менее положения освобождают от таких «глобальных судебных решений» тех пользователей, которые имеют право на используемое в Интернете обозначение и используют его добросовестно (Статья 15).

 

166. Совместные рекомендации также требуют, чтобы Государства – члены защищали права промышленной собственности от новых и появляющихся видов нарушающих права использований, которые могут иметь место в Интернете. Статья 6 требует, чтобы «любое использование обозначения в Интернете, включая формы использования, ставшие возможными благодаря техническим достижениям, должно приниматься в расчет при определении того, было ли нарушено право в соответствии с применяемым законом Государства – члена и не составило ли такое использование акта недобросовестной конкуренции». Предполагается, что это может относиться к использованию знаков и обозначений в баннерной рекламе, к случаям продажи или приобретения знаков в качестве ключевых слов и метатэгов, а также к будущим использованиям, по мере их появления.

 

[1] Можно отметить, что определенные информационные продукты, такие как программное обеспечение и данные, по своей природе являются непрозрачными, т.е.потребитель не может определить их качество по внешнему виду.Потребитель в большой степени будет полагаться на репутацию продавца, и отдавать предпочтение взаимоотношениям с определенной компанией и ее возможности в предоставлении услуг (включая будущие модернизации продукта). См. комментарии Проф. Б. Де Лонга, Отделение экономики Калифорнийского университета в Беркли, «Аналитическая аннотация и отчет», Цифровая экономика в международной перспективе: Общая конструкция региональной конкуренции, Конференция по Проекту электронной экономики Калифорнийского университета (май 1999) на http://e-economy.berkeley.edu/

[2] См. Лаура Раш, «Анализ ведущих компаний электронной коммерции, внутренние тенденции», Wells Fargo eStore, (25 июля, 2002).

[3] См. документ ВОИС «Использование товарных знаков в Интернете: Проблемный документ» (SCT/3/4), пар.6 (1999), доступный на http://www.wipo.int/?about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/ about-ip/en/development_iplaw/index.htm; см также Отчет о первом исследовательском Процессе ВОИС по именам доменов («первый Процесс ВОИС», 1999) в пар. 34, доступном на http://www.wipo2.wipo.int/process1/index.html.

 

[4] Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Парижская конвенция), членами которой являются 163 государства, доступна на http://www.wipo.int/treaties/ip/paris/index.html и Соглашение ТРИПС. См. Главу III 9c).

[5] Данные от Гартнера, на http://www3.gartner.com/Init. См. «Исследование ВериСайн утановило, что Американ Экспресс, Мерседес, BMW, Форд и Тойота Эксел охраняют сои брэнды в онлайне», (19 августа, 2002) на http://www.verisign.com.

[6] См. в целом Регис МакКенна, «Тотальный доступ: Давая потребителям то, что они хотят в любое время, где угодно в мире», (Гарвард бизнес Скул Пресс, 2002) в Гл. 4.

 

[7] Система ключевых слов основана на технологии, независящей от системы имен доменов, и действует на «более высоком» уровне: см. ICANN, Комитет по интернационализированным именам доменов (IDN), Краткий документ по проблемам ключевых слов в Интернете», (15 февраля, 2002) на http://www.icann.org/committees/idn/idn-keyword-paper.htm. См., например, службу ключевых слов в Интернете, предлагаемую Netscape на http://netscape.com/escapes/keywords/.

[8] Свидетельством тому служат ответы на Вопросник ВОИС, «Гипотетические дела, связанные с использованием товарных знаков в Интернете», обобщенные в документе ВОИС SCT/3/2 (1999), пар.16-21, доступном на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm.

 

[9] См. документ ВОИС SCT/2/9, пар. 79-104 (1999), доступный на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm. См. также Стэнли Ю. Пайлаго, «Манипуляции поисковой машины: Творческое использование мета тэгов или нарушение товарных знаков?» 40(3), IDEA – Журнал права и технологии, стр. 451-471 (2000); Д.М. Сендали, К.Е. Форссандер и Р.Дж. Туриелло мл., «Обзор проблем интеллектуальной собственности, относящихся к Интернету,» 89 Трэйдмарк Репортер, стр. 529-532 (1999); С. Чонг, «Проблемы мета тэгов и товарных знаков» Обзор европейской интеллектуальной собственности, на стр. 275-277 (1998); Н.С. Гринфилд и Л. Кристалл, «Вызов правам на товарные знаки со стороны Веб технологий: Связывающее кадрирование, метатэги и киберзаполнение», Законодательство по товарным знакам и Интернет, стр. 207-216 (1999); Т.Ф. Прессон и Дж.Р. Барней, «Товарные знаки в качестве мета тэгов: Нарушение прав или добросовестное использование?,» Ежеквартальный журнал AIPLA, стр. 147-178 (1998).

[10] В целом см. Нил Чаттержи и Стив Адамс, «Призрак в машине: Ответственность товарных знаков вытекающаяя из метатэгов», 16 Отчет о мировой интеллектуальной собственности, стр. 27-30 (2002).

[11] См. ответы на Вопросник ВОИС, пар. 17, доступный на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm

[12] Tata Sons Limited v. Bodacious Tatas & ors, неопубликованное промежуточное постановление суда ex parte Делийского верховного суда от 25 января, 1999: упомянутое Правин Анандом, первая Конференция ВОИС по электронной коммерции (сентябрь 1999).

[13] Genertel SpA v. Crowe Italia Srl. (18 января 2001) в Интернешионал ИТ энд Нью Медиа Апдэйт, Фрешфилдс Брукхаус Деринжер, (лето 2001).

[14] См. Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 50 U.S.P.Q. 2d 1545 (9^th Cir. 1999). Подобный подход применен в недавнем решении Tribunal de grande instance de Paris (24 марта, 1999) в Societe Kaysersberg Packaging v. SocieteKargil; и в судебном разбирательстве Landgericht Mannheim, 7 O 291/97 (1 августа, 1997), связанном с товарным знаком “ARWIS”.

[15] «Введение в заблуждение относительно исходного интереса» было зафиксировано Окружным судом в Американском деле Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. (55 F. Supp.2d 1070 (C.D. Ca., 1999) как:

«Вообще говоря, введение в заблуждение относительно исходного интереса может явиться результатом того, что пользователь проводит поиск, используя термин товарного знака, и результаты поиска включают вебсайты, не поддерживаемые владельцем термина товарного знака, а принадлежащие конкурентоам. (цитируя Brookfield Comm., Inc. v. West Coast Ent. Corp., 174 F.3d 1036, 1062-64 (9^th Cir. 1999)). Девятый округ доказал, что пользователь может быть перенаправлен на не поддерживаемый владельцем товарного знака сайт, и обнаружить, что он неправильно направлен толко после того, как попадет на сайт конкурента. Оказавшись там, тем не менее, хотя пользователь и знает, что это не тот сайт, который он первоначально искал, он может на нем остаться. Таким образом, конкурент может захватить потенциального посетителя или потребителя у сайта владельца товарного знака.»

См. в целом Елена Дунаевская, «Не путайте метатэги с введением в заблуждение относительно исходного интереса», 29 Фордхам Урбан Ло Скул Жорнал, стр. 1349 (февраль 2002).

 

[16] 985 F. Supp. 1220 (N.D. Cal. 1997).

[17] 1998 U.S. Dist. LEXIS (E.D. Va.1998).

[18] См. Playboy Enterprises Inc. v. Welles, 7 F. Supp.2d 1098, 47 U.S.P.Q.2d 1186. См. также Bernina of America v. Fashion Fabrics International, 2001 U.S. Dist. LEXIS 2122, на стр. 7-8.

[19] 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal.) утверждено без учета 202 F. 3d 278 (9^th Cir. 1999).

[20] Numtec Interstahl, OGH, 19 декабря, 2000, Ob 308/00y. Оригинальный текст (на немецком языке) на http://www.internet4jurists.at/entscheidungen/ogh4_308_00y.htm.

[21] Phillippine Long Distance Telephone Company, Inc. v. Phillippine League for Democratic Telecommunications, Inc. and Gerardo B. Kaimo Региональный Третейский суд Республики Филиппин, Национальный столичный судебный округ, Квезон Сити, Отделение 90, Гражданское дело № 99-38800; см. http://www.pldt.com/ourcase.htm.

[22] Bihari v. Gross, 119 F. 2d 309 (C.D.N.Y. 2000).

[23] Постановление, принятое Апелляционным судом США по седьмому округу 18 октября, 2002, модифицировало его предыдущее решение в деле Promatek Industries Ltd. v. Equitrac Corporation (№ 00-4276, 13 августа, 2002), принявшее судебное постановление против использования изменненого написания товарного знак конкурента в качестве мета тэга. В постановлении было убрано предложение предыдущего решения, которое устанавливало, что использование товарного знака конкурента на вебсайте являлось «запрещенной практикой, т.к. потенциально могло привести к введению в заблуждение потребителя», и заменено на предложение следующего содержания: «Проблема заключается не в том, что Equitrac, который чинит продукты Promatek, использует товарный знак Promatek в своем метатэге, но в том, что он использовал товарный знак способом, рассчитанным на обман потребителей, заставляя их принимать Equitrac, за Promatek». См. BNA Inc. «Седьмой округ уточняет свою точку зрения на метатэги: «Легитимные» не приводящие к обману использования допустимы», Том 7(42), Отчет по электронной коммерции и праву, (30 октября, 2002).

[24] См. таблицу в пар. 126

[25] Чатерджи и Адамс (2002), верхняя сноска 201, на стр. 28.

[26] См. Playboy Enterprises Inc. v.Netscape Communications Corp., C.D. Calif., No SA CV 99-320 AHS (Eex) (24 июня, 1999). См также ответы на Вопросник ВОИС, пар. 18, показывающий большое разнообразие взглядов.

[27] Зап.округ Техас, Отделение Сан Антонио, Дело № SA-02-CA-0087 EP, по иску, поданному 31 января, 2002.

[28] На http://www.advantage.msn.co.uk/flattened/3B5B34D1-1D47-4122-B90B-D3A4CB43D73A.asp.

 

[29] Washingtonpost.Newsweek Interactive Co. v. Gator Corp., E.D. Va., Гражданский процесс № 02-909-А, 16 июля, 2002. См. Бюро национальных дел, Инс., «Возникающая в окне реклама третьих лиц предположительно нарушает товарные знаки на сайтах истца», Ежедневник BNA по праву электронной коммерции, (19 июля, 2002). См. также Аник Джесданун, «Издатели выступают против возникающей в окне рекламы», ФайндЛо, (28 июня, 2002) на http://www.findlaw.com.

[30] См. определения мышеловки на http://www.webopedia.com/TERM/M/mousetrapping.html.

[31] FTC v. Zuccarini, Гражданский процесс № 01-CV-4854; Окружной суд США по Восточному округу Пенсильвании, 2002, U.S.Dist. LEXIS 13324; 2002-1 Trade Cas. (CCH) P73,690, 9 апреля, 2002. См. Ассошиэтед Пресс, «Онлайновая мышеловка привела к штрафу в 1,9 млн. дол. США» США Сегодня, (24 мая, 2002) на http://www.usatoday.com/life/cyber/2002/05/24/mousetrapping-ftc.htm.

[32] См. пар. 94

[33] Общее описание связывания см. на http://bitlaw.com/internet/linking.html.

[34] Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp., CV 97-3055 RAP (C.D. Cal., поданном 28 апреля, 1997), на http://www.jmls.edu/cyber/cases/ticket1.html.

[35] Ticketmaster Corp. v. Tickets.com, Inc., Дело No. CV99-7654-HLH (BQRx), Окружной суд США по центральному Округу Калифорнии, 2000 U.S. Dist. LEXIS 12987; Copy. L. Rep. (CCH) P28,146, 10 августа, 2000, решено.

 

[36] Ford Motor Company v. 2600 Enterprises, et al., 177 F. Supp.2d 661, 2001 U.S. Dist. Lexic 21302 (E.D. Мичиган, 20 декабря, 2001).

[37] См. пар. 99

[38] The Washington Post Co v. Total News, Inc., No Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y.). Иск Вашингтон Пост помещен на http://www.jmls.edu/cyber/cases/ticket1.html. В ряде дел, связанных с законом о товарных знаках, по переразмещению товаров, помеченных товарным знаком, также нашло поддержку заключение о том, что кадрирование может нарушать закон о товарных знаках, см. http://wwwdlib.org/dlib/april98/04orourke.html.

[39] См. пар. 154-166. Совместные рекомендации ВОИС относительно положений по охране знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете (с пояснительными замечаниями) приняты Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей ВОИС на тридцать шестой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (24 сентября-3 октября, 2001), доступны на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm.

 

[40] В соответствии со Статьей 19 Соглашения ТРИПС, товарный знак может быть аннулирован только после непрерывного периода по крайней мере в три года.

[41] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 201, на стр. 60-61.

[42] Эта точка зрения поддерживается в ответах на Вопросник ВОИС, на который ответило 36 государств. Ответы обобщены в документе ВОИС «Использование товарных знаков в Интернете. Обзор ответов на Вопросник», SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199. См., в частности, пар. 14-15, в отношении поддержания прав. См. также факторы для установления взаимоотношений с определенной страной, перечисленные в документе ВОИС, SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 31-34.

[43] См., например, решения Tribnal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de refere( 13 октября, 1996 ); SG2 v. Brokat Informatiossysteme GmbH («payline») иKammergericht Berlin, 5 U 659/97 (‘ Concert-Concept’). Большинство ответов на Вопросник ВОИС указывали, что использование товарного знака на «пассивном» вебсайте (т.е. на вебсайте, посвященном рекламе) будет рассматриваться в качестве нарушения товарного знака, см. документ ВОИС SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199, в пар. 10.

[44] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 62.

 

[45] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 19-22.

[46] См. ответы на Вопросник ВОИС, пар. 10, доступный на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm.

[47] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар. 37 и 66..

[48] Это четко признано в Статье 17 Соглашения ТРИПС.

[49] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар.98 и 101; см. также Д.М. Келли и Дж. М. Гелчински, «Товарные знаки в Интернете: Как расценивать, является ли использование честным?,» 114 Трейдмарк Волд, стр. 19-22 (1999).

[50] См., например, Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, C/D/ Cal., No CV 98-1278 DDP (MANx), (21 декабря, 1998); см. Также Cendali et al (1999), верхняя сноска 200, на стр. 543-557 (по вопросам свободы слова, конфиденциальности и клеветы).

 

[51] См. документ ВОИС SCT/3/4 (1999), верхняя сноска 194, в пар. 27-31.

[52] См., например решения по payline (1996) и по Concert-Concept (1997), и более ограниченный подход в деле Playboy Enterprises Inc. v.Chuckleberry Publishing, Inc., 939 F. Supp. 1032, 1039-40 (S.D.N.Y. 1996).

[53] Большинство Государств, ответивших на Вопросник ВОИС, указали, что в случаях нарушения прав, суды должны ограничивать действие своих решений на территории, на которых товарный знак, в отношении которого имеет место факт нарушения прав, имеет охрану, см. документ ВОИС SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199, в пар. 11.

[54] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар.67 - 69;

[55] Примером такой нарушающей права практики могут быть случаи конфликтов между общеизвестными знаками и именами доменов, как указывается в Статье 6 Совместных рекомендаций относительно положений по охране общеизвестных знаков, принятых Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей ВОИС на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (20 - 29 сентября, 2001), доступных на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/development_iplaw/index.htm

[56] См. документ ВОИС SCT/2/9 (1999), верхняя сноска 200, в пар.59, 127, и 145-148.

 

[57] «В определении недобросовестности в целях данного параграфа, компетентный орган должен принимать во внимание, было ли лицо, получившее регистрацию или использовавшее знак, конфликтующий с общеизвестным знаком,, осведомлено или имел основание быть осведомленным об общеизвестном знаке во время использования или регистрации своего знака, или подачи заявки на регистрацию.» (Статья 4(5)(с), Совместные рекомендации относительно положений по охране общеизвестных знаков (1999)).

 

[58] В ходе своей подготовительной работы с 1999 по 2001 гг. SCT исследовал возможность гармонизации национальных правил по использованию и нарушению прав на товарные знаки в Интернете, и представил отчет::Изучение товарных знаков в Интернете». SCT подготовил также обзор национальных законов, относящихся к использованию товарных знаков в Интернете: «Обобщение ответов на Вопросник», Документ ВОИС SCT/3/2 (1999), верхняя сноска 199, и документ ВОИС SCT/3/4 (1999), верхняя сноска 194, все документы SCT доступны на http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/entrademarks.html.

[59] Совместные рекомендации относительно положений по охране знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете (2001).

[60] «Компетентный орган» определен в Совместных рекомендациях как «административный, юридический или квазиюридический орган Государства – члена, компетентный в определении того, было ли право приобретено, поддерживалось ли оно или было нарушено, в определении возмещения за ущерб, или в определении того, составил ли факт конкуренции акт недобросовестной конкуренции в каком-либо случае»: Совместные рекомендации относительно положений по охране знаков (2001), Статья 1 (iv).

 

[61] Термин «коммерческий эффект» получил предпочтение над термином «в процессе торговли», так как может включать ситуации, когда не получающая дохода компания имела коммерческий эффект от использования обозначения в Интернете, не используя его в процессе торговли. Обозначение может иметь коммерческий эффект без деловых тразакций, осуществляемых в данном Государстве – члене.

[62] Совместные рекомендации относительно положений по охране общеизвестных знаков (1999), Статья 2(1).